【專利】專利法第75條所指之「舉發理由及證據」不包括「對應關係及比對結果」--最高行政法院114年度上字第175號判決

壹、前言

       專利申請案經審查而核准後，於公告起，任何人得依專利法第71條所列之事由提出舉發，以請智慧智財局撤銷該專利。

       根據專利法第73條，舉發人於舉發申請書中必須「載明舉發聲明、理由，並檢附證據」¹。如「專利權有二以上之請求項」時，舉發人「得就部分請求項提起舉發」²。不過，在舉發申請案提出後，對於舉發聲明，舉發人「不得變更或追加，但得減縮」³。至於理由或證據部分，舉發人得補提，但「應於舉發後三個月內為之」，而「逾期提出者，不予審酌」⁴。

​       所謂「舉發聲明」，根據專利法施行細則第72條，對發明或新型專利，指「應敘明請求撤銷全部或部分請求項之意旨」，但若對「部分請求項提起舉發者，並應具體指明請求撤銷之請求項」；另對設計專利，指「應敘明請求撤銷設計專利權」⁵。至於「舉發理由」，指「應敘明舉發所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係」⁶。

​       專利法第75條進一步賦予審查官「在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯」。爭點是何謂「舉發人未提出之理由及證據」，而最高行政法院114年度上字第175號判決（裁判日期：2026年1月21日）提供了負向定義。以下，本文將分析本件判決關於專利法第75條之爭點部分，並於結論處給予審查實務上之建議。

貳、最高行政法院114年度上字第175號判決之分析

一、前言

       系爭專利為發明專利第I537366號「液晶介質及液晶顯示器」（公告日為2016年6月11日），權利人（原告/上訴人）為馬克專利公司（德國籍）；而廣流智權有限公司（舉發人/參加人）在2020年11月3日對系爭專利提起舉發，並主張請求項1至3、6至11有違核准時專利法第22條第2項及第23條規定，但後於2022年6月6日變更舉發理由為：（1）請求項2、7至8、10違反核准時專利法第22條第2項、第23條、第26條第2項規定；（2）說明書違反同法第26條第1項規定⁷。

       原告於2022年11月21日提出系爭專利之更正申請，欲更正請求項1、2、6、7、9、與11；而後經智財局（被告/被上訴人）審查，其雖准許2022年11月21日之更正申請外，但卻做出「請求項2、7至8、10舉發成立，應予撤銷」之處分⁸。原告之後循行政救濟途徑以撤銷原舉發成立之處分，但皆未成功，以致本案來到最高行政法院，而該法院最後駁回其上訴⁹。

二、系爭請求項、與專利法第75條適用之爭點

       最高行政法院所裁示之爭點包括與專利法第75條適用相關之議題，其涉及更正後之請求項2¹⁰。系爭請求項2之內容約略為「一種液晶介質，其特徵在於其包含：一中性介電性組份（組份A），該組分係由式I之中性介電性化合物組成； … 及一正電性組份（組份B），該組份包含在20℃溫度及1kHz頻率下判定具有大於3之介電各向異性之一或多種選自式II及III之群之正介電性化合物 … ；且該介質中該組份A之濃度在35%至60%範圍內 … 」¹¹。

       舉發人提出證據1以佐證系爭請求項2不具擬制新穎性（即違反專利法第23條），並主張其實施例5、11、與16等所揭露之化合物V-HH-3係相當於系爭請求項2之「組份A」，且該等實施例與系爭請求項2間之差異僅為V-HH-3與系爭組份A之濃度¹²。對此，原告認為舉發人在舉發階段中，僅主張特定化合物V-HH-3之用量可置換為50%、45%或40%等特定值，且於2022年6月6日所提之更正表示意見書中，並未陳述以「35%之V-HH-3」為置換元件、與相關理由，故無法關連至原處分所提之論點，即：「35%之V-HH-3」屬於「微小含量差異」之周知元件，而得以直接置換¹³。

       因此，原告認為「35%之V-HH-3」屬「被告依職權發動審查所審酌之元件」，而非舉發人主張之理由，故被告應依照專利法第75條之規定給予原告答辯及更正之機會，否則即屬違法審定¹⁴。

       不過，最高行政法院並不同意原告之主張，其見解可分為二個層次。

三、見解一：專利法第75條賦予的「職權審查」

       關於專利法第75條所設計之「職權審查」，最高行政法院指出其乃「審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外於舉發聲明範圍內發動的審查措施」，此審查權力之賦予係考量「專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決個人私益之爭執」¹⁵。

       最高行政法院認為此職權審查「為求紛爭一次解決、避免權利不安定或影響公益」，故「在舉發聲明範圍內，倘審查人員有因職權明顯知悉之事證，例如：相關之民事侵權訴訟判決內容有系爭專利請求項無效之理由或證據，或依專利法第78條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強時，應容許審查人員依職權審酌之」，進而才「明定專利專責機關在審查時，在舉發聲明範圍內得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，惟為避免造成突襲，應給予專利權人答辯之機會」¹⁶。

四、見解二：不同的「對應關係及比對結果」但屬相同的「理由及證據」

       最高行政法院表示「舉發理由應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係」，而對於「舉發人所主張應撤銷專利權之請求項次與各證據中所載之技術內容的對應關係及比對結果等具體事實，審查人員應在舉發聲明範圍內，斟酌當事人全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則予以判斷」¹⁷。

       不過，最高行政法院認為「縱與舉發人主張之對應關係及比對結果不盡相同，並非職權審酌舉發人未提出之理由，自無須依專利法第75條規定通知專利權人限期答辯」¹⁸。

       採此觀點，最高行政法院檢視前審之判決，並認為該判決「並無違誤」，而理由是該判決乃陳述系爭舉發理由顯示舉發人實質主張，即：證據1之實施例5所揭示「式5-1化合物」（即V-HH-3）與系爭請求項2之間差異是「組份A的含量」，且因「式5-1化合物」於濃度在11至50重量百分比之間時，可達到降低組成物黏度與下限溫度之目的，故組份A濃度是「32%」或「在35%至60%範圍內」等係可直接置換，因而該判決認為智財局之舉發審查並未逾越系爭舉發理由，即無關涉專利法第75條規定之職權審查¹⁹。

       另最高行政法院明指其不採納原告之上訴主張，即：（1）依專利法第75條，只要「審酌舉發人未提出之理由」，智財局「即該當該條職權審查，而應給予專利權人有答辯機會」；（2）前審判決限縮解釋第75條之文義範圍，而認為舉發人於舉發程序中既提出證據1，則審查官即於舉發人所提之爭點範圍內審查，故與第75條無涉，因而屬適用法規不當之違法²⁰。

參、結論與建議

       最高行政法院114年度上字第175號判決釐清專利法第75條之「舉發人未提出之理由及證據」之概念，即「舉發理由及證據」不包括「對應關係及比對結果」。

       雖然擬制新穎性、新穎性或進步性等之判斷涉及證據（即引證案）所揭露的技術內容與系爭請求項技術特徵之比對，但舉發人的比對如不同於審查官的比對時，此不會造成審查官必須根據專利法第75條而給予專利權人答辯之機會。

       換句話說，只要審查官考量相同的法條（即理由）與相同的引證案（即證據），即使審查官對引證案的理解不同，以致有與舉發人不同的技術特徵比對、或對系爭限制條件揭露與否有不同的認定，此皆不會產生專利權人有答辯之權利。

       對此，本文以為問題本質在於對審查官的技術事實判斷，專利權人希望有答辯之機會。本文建議智財局不妨考量程序正義，並採取行政程序法第102條之最廣適用，即「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前 … 應給予該處分相對人陳述意見之機會」。況且，智財局依據專利法第46條，而於專利申請案審查時有發出「核駁理由先行通知」之實務。舉發申請案審查類似專利申請案審查，應可類推適用，而讓專利權人於審查官做出舉發成立處分前，陳述不同於審查官見解之主張。

       過去智財局曾有推動「舉發對審制」規劃，即在將舉發程序變成舉發人與專利權人間的爭執，但後因人力資源考量而停止。本文建議或可在專利法第75條下建立「類舉發對審制」，即訓令審查官僅考量舉發人所提理由，而除非有明顯專利審查瑕疵，才啟動「依職權審酌舉發人未提出之理由及證據」，否則不應輕易變動原核准處分。

本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局