2023年「TIPA國際研討會:商標布局與訴訟攻防」 —跨國企業之品牌經營與智慧財產權布局經驗分享(與談)

 

主講人:

(1) 鍾文岳 萬國法律事務所資深合夥律師

(2) 張哲倫 理律法律事務所合夥人

(3) Mark Sommers, Partner, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP

(4) Prof. Dr. Heinz Goddar, Partner, BOEHMERT & BOEHMERT

(5) Dr. Sebastian Engels, Partner, BOEHMERT & BOEHMERT

紀錄:鄭竣能 國立臺灣大學法律研究所經濟法組二年級

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壹、鍾文岳資深合夥律師
一、前言

       一品牌在成為知名跨國企業之途中,皆需經歷較不知名的階段,以下為鐘律師之觀察。

二、跨國企業品牌經營、維護之觀察

       就品牌經營而言,鍾律師主要從三點進行觀察。一為品牌的全球統一性,此部分主要須注意品牌可能會以不同名稱進入當地市場(如國際上為PANASONIC,臺灣為國際牌),可能會造成後續麻煩。二為商標形象的維護,此部分主要須注意商標之客群及市場定位,蓋有些品牌具有特定客群(如小孩),如何做出品牌區隔符合最佳市場定位,有賴與時俱進之商標維護。三為公司合併或轉型後之品牌重新建立與調整,此部分主要涉及商標發想及多國註冊時程可能耗時良久,須審慎制定策略。

       就品牌維護而言,首先須考量品牌維護的成本與效益思考,以精品的仿冒品辨識為例,如遇到太過仿真以致連法院都無法認定之情況,於此情況下若商標權人仍堅持維權,即可能導致仿品嗣後打著法院認定為真品之旗號流入市場進而損失市場價值。除此之外,亦須考量仿冒取締之策略,較佳策略應是細水長流,每年固定進行商標維護,並不是等到仿冒品充斥市面此病入膏肓之情況始採取雷霆萬鈞之維護策略。其他還需考量單一品牌或多品牌的策略模式及網路詐騙的對應難處。

三、品牌維護的策略

(一)與代理商間之關係

       此部分主要須考量成本問題。如選擇品牌統一管理(自行維護商標)之策略,其優點在於掌握主動權,缺點則為成本高昂;如選擇授權代理商經營品牌(如授權代理商進行商標登記、廣告)之策略,其優點在於成本低廉,缺點則為事後可能產生較多糾紛。舉例言之,當代理商對於品牌之維護不如商標權人所預期時,商標權人常會遇到無法更改代理商之情況,蓋商標權是由代理商所登記。亦曾發生代理商希望針對平行輸入問題積極處理,但商標權人因其他商業因素選擇消極應對,導致出現糾紛。

(二)避免被稀釋或普通名詞化

       一品牌之知名度過高可能導致出現蛋塔效應、商標稀釋化、普通名詞化、仿品過多之負面因素,此為商標權人亦需注意的地方。

貳、張哲倫合夥人
一、立法及司法是否完善

       美國學者Mark Lemley於其著作中曾提到:中美洲國家的企業多為中小、家族企業,肇因於營業秘密法律之立法面與司法面執行之不足,以至於企業主不敢把重要經營資訊交給專業經理人。由此可知,國家的立法及司法能夠提供多少智慧財產權的誘因會影響企業的全球布局。將焦點放回我國,我國立法及司法對於商標是否有完善體制,以提供企業充足誘因選擇至我國進行商標布局,此為值得深思熟慮之問題。

二、設計專利與商標之異同

       專利第136條及商標法第68條,針對視覺侵權的法律文字皆使用「近似」二字。但商標法上有相對穩定以及可運作的標準,例如異時異地隔離觀察、八個判斷因素,是以在商標侵權之案件判斷上較具備可預測性。然設計專利則無相對應的判斷標準,使我們很難從司法實務上獲得如商標法一樣較為穩定及可運作之操作模式,此從近期賓士車燈案再次遭最高法院廢棄發回亦可得知。

       再者,設計專利侵權判斷是比較法庭的活動;商標侵權判斷卻高度牽涉社會事實,必須觀察社會脈動發展,例如觀察司法實務判決,許多商標侵權之主張是不成立的,最主要的原因並非實質的侵權判斷分析,而是落在「被告行為並非商標使用」,如關鍵字購買、hashtag。主要原因在於商標處於購買環境,會隨著時代變遷不斷推陳出新,相對較為動態。張律師亦期許司法端於檢驗商標侵權之法律要件(如著名、近似及商標使用等)能夠隨著時空環境動態調整,以避免商標權的保護不足,進而影響企業使用商標保護的經濟效益。

三、商標真偽之鑑定取證

       近兩年最高法院針對刑事審判中商標真偽鑑定問題之取證有較為細緻的討論,目前穩定見解是要求出具仿品鑑定書之人出庭作證,並同時進行詰問程序。從刑事保障當事人程序之角度出發實有其道理,但實務上很多商標真仿判斷無法如此處理,蓋所謂「真仿」並非良莠問題,而是真假問題。此種作法危險之處在於一但真偽判斷方法於法庭上揭露,市面上將立即出現大量迴避該真偽判斷方法之仿品,進而危及商標權人之權益。

參、Mark Sommers

       今天大家所獲得的最大啟發應該是—商標是一個前程似錦的領域(The future of trademark is very bright)。商標是超越文字的存在,它的意義存在於整個表徵,包括文字、LOGO以及顏色等,而在商標領域中,布局與訴訟策略則是一件困難但有趣的大哉問。

       而作為商標的實務工作者,我們有著同樣的義務以及使命。我們致力於保護消費者,使消費者不會產生混淆誤認,致力於使商標使用發揚光大,致力於避免不公平競爭,致力於言論自由的保護。但不可否認的,我們所要保護的價值之間其實是互相衝突的,也因此導致我們的工作困難重重。

       而Mark今天聽到最為印象深刻的分享是對於元宇宙判決的評論。該判決背後的最大功臣,是九位名不見經傳的紐約市民,僅僅九位市民就帶來了對於世界各地影響重大之決定。

肆、Prof. Dr. Heinz Goddar

       德國具備品質優良的產品,具備頂尖的律師,具備許多優秀條件,但德國產品卻常常運送到其他國家(例如具備專利盒制度之低稅賦國家)進行包裝販賣。原因在於德國稅率過高,舉例言之,在德國所得稅率最高可能達到百分之五十二。就商標權而言,上述因素甚至導致曾經發生企業主親自飛去他國進行商標註冊之情形。而該如何解決此問題,Dr. Goddar建議可成立一機構專門建置相關系統,以增加商標價值,並解決智慧財產權移轉訂價等稅賦問題。

伍、Dr. Sebastian Engels

       於本節演講中,Dr. Engels最為開心的是能夠得知這些跨國大企業對於商標布局及訴訟策略皆發展得如此細緻,例如如何降低並衡量成本、將商標分門別類並分別制定不同策略等。而在進行品牌經營的過程中,也需要注意在商標價值累積的同時,避免通用化危險。除此之外,法務部門、行銷部門及研發部門之間的互動也十分重要,除了互相保持密切溝通外,法務部門對行銷部門的教育亦有其必要性,像是商標之重要性為何、商標該如何使用等資訊,為所有部門皆需清楚明白的。

 

主講人簡介

姓名:鍾文岳

現職:萬國法律事務所資深合夥律師

學歷:

日本京都大學法學碩士

國立中興大學法學士

 

姓名:張哲倫

現職:理律法律事務所合夥人

學歷:​

美國伊利諾大學法學碩士(2005)

國立台北大學法學碩士(1998)

國立台北大學法學士(1995)

 

姓名:Mark Sommers

現職:Partner, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP

學歷:​

University of London, England

LL.M., 1983

Northern Illinois University College of Law

J.D., 1982

Ohio Wesleyan University

B.A., Economics, 1978

 

姓名:Heinz Goddar

現職:Partner, BOEHMERT & BOEHMERT

 

姓名:Sebestian Engles

現職:Partner, BOEHMERT & BOEHMERT

學歷:PhD on IP Licensing within the European Common Market

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