主講人：王德博 經濟部智慧財產局商標權組副組長 紀錄：鄭竣能 國立臺灣大學法律研究所經濟法組二年級 壹、前言（修法背景） 本次修法背景主要有四點：第一點為建立商標代理人管理機制，因商標法長久以來欠缺商標代理人管理機制，在實務上也衍生許多問題，故此次修法特別引進代理人管理機制；第二點為因應產業界加速審查之強烈需求，因目前審查期間為半年左右，與業界需要快速拿到商標權的呼聲有所扞格，故引進加速審查之制度；第三點為簡化商標權邊境保護措施；第四點則為落實法規健全及鬆綁之實務需求。 貳、修法歷程及配套措施 本次修法在民國（下同）107年時即有寫出芻議並諮詢各界意見，在108年10月15日時舉辦第一次草案公聽會，隔年即109年8月17日時舉辦第二次公聽會，並送行政院審查。當時有正反團體僵持不下，也有特別開協調會進行協調，然而協調未果，導致審查完成進入立法院前，草案在行政院停滯了兩年。後來因對審制修法，遂一併將本次修法送進立法院，並順利的於2023年5月時三讀通過。 於新法施行前，智慧財產局已有修訂四個配套子法，分別為商標法施行細則、商標規費收費標準、商標代理人登錄及管理辦法、商標註冊申請案加速審查作業程序，待前述四個配套子法對外公告且外界表示無意見後才會施行。除子法部分外，亦有相關配套措施需修正，一為電腦系統建置增修，此處主要是增修電子申請系統、線上審查系統及建置商標代理人名簿；二為公告兩張新申請書，分別為代理人登錄申請書、商標註冊申請案加速審查申請書。待所有配套措施均完整且無問題後，智慧財產局才會報行政院核定，日期大約是修正公告後一年內會施行。 參、商標法修正案簡介 一、商標代理人管理機制 我國最早是於78年時將商標代理人納入管理，規定商標代理人應具備商標師資格，但後來發現商標代理之業務主要是由律師、會計師進行，故於100年時刪除商標代理人須為商標師之規定。惟商標代理人實有良莠不齊之問題，故本次修法遂特別針對此部分增訂管理機制。 我國曾發生誇大且不當招攬商標代理業務之情形，例如廣告保證百分百核准、侵占規費等，此類惡意代理情事時有所聞，對於申請人權益有所影響。惟現行欠缺有效管理機制，蓋商標能力認證制度無法積極運用於商標代理業務，對於商標代理人資格及執業倫理規範部分也缺乏強制力。本次修法遂朝向使商標代理人有適當規範依據、強化申請人權益保障、資訊透明之方向修正。 （一）商標代理人之資格 按新商標法第6條第2項第1、2款，如欲登錄成為代理人，須具備「依法得執行商標代理業務之專門職業人員」或「商標代理人」之資格。第1款所謂「依法」係指依律師法或會計師法等專法明定可執行商標代理業務之人；第2款有關「商標代理人」之資格則規定在同條第3項，該項規定須通過專業能力認證考試或曾從事一定期間之商標審查工作始得成為商標代理人。同條第4項則是商標代理人登錄及管理辦法之授權依據。 （二）商標代理人名簿之建置 為達到資訊透明之立法目的，新商標法第12條第1項遂規定商標專責機關應建置商標代理人名簿，該名簿應登載商標代理人之登錄及代理人異動等相關事項，並對外公開。 （三）違反商標代理人管理措施之處罰及公告 按新商標法第98條之1第1、2項，未登錄而執行商標代理人業務，或雖為商標代理人但於停止執行業務期間仍執行商標代理人業務，商標專責機關得對其處以行政罰鍰。次按同條第3項，如商標代理人有違規而被警告、申誡、停止執行業務等情形，會一併公告於商標代理人名簿內。 （四）管理商標代理人之過渡規定 為保障人民之工作權，本次修法設有過渡規定。按新商標法第109條之1第1項，於新法施行前三年持續從事商標代理業務，且每年辦理申請商標註冊及其他程序案件達十件者，得於新法施行後之一年內申請登錄為商標代理人。同條第2項則規定不具商標代理人資格者不得執行商標代理業務，但如其所代理之案件是於新法修正施行前業經商標專責機關受理的話則不受此次修法影響，仍得繼續代理執行該案件之商標代理業務。 二、引進加速審查機制 我國目前商標平均首通期間為6.26個月，業界對此反應有加速審查之必要，智慧財產局遂參考國際趨勢，引進了商標加速審查制度。修法過程中亦對是否額外收費、是否須符合一定格式、非傳統商標是否適用等問題進行討論。 討論過後，最終於新商標法第19條第8項規定申請人必須具備即時取得權利之必要，並於敘明事實及理由後繳納加速審查費（收費依據增訂於同法第104條第1項），由商標專責機關進行加速審查。第94條則規定證明標章、團體標章等不適用加速審查，但非傳統商標得以適用。 而為因應加速審查機制之引進，智慧財產局遂訂立商標註冊申請案加速審查作業程序草案，明定加速審查規費之金額、申請時點為何、即時取得權利之必要如何判斷及非傳統商標亦得申請加速審查。 三、明定非法人團體申請適格 目前非法人團體申請商標註冊，以「非法人團體名稱＋代表人名稱」作為申請名義人之方式，在權利異動、代表人/負責人變動時易引發權利歸屬之爭議。為使商標權利義務之歸屬更為明確、保障交易安全及便於行政管理，有必要明文確認非法人團體之申請人適格性。實則，此種做法實務上早已行之有年，本次修法僅是將其明文納入規範。 按新商標法第19條第3項，明定只要是依法設立之非法人團體皆得成為申請人。新商標法第99條則規定非法人團體得為告訴、自訴或提起民事訴訟。 四、明確商標圖樣保護標的 非傳統商標（例如立體商標）如具備功能性，其得選擇以聲明不專用或虛線之方式表示。本次修法（新商標法第30條第4項）則明定商標圖樣中功能性之部分一定要以虛線方式呈現，如未以虛線方式呈現者不得註冊，蓋具功能性之部分不應作為混淆誤認之虞之判斷依據。惟在無法以虛線呈現之情況（例如聲音商標），則應以聲明不專用之方式表示。 五、明定商標指示性合理使用 商標合理使用包含描述性合理使用及指示性合理使用兩種型態，說明如下： 描述性合理使用係指第三人以符合商業交易習慣之誠實信用方法，以他人商標來描述自己商品或服務的名稱、形狀、品質、特性、產地等，純粹作為第三人商品或服務本身的說明。以智慧財產法院103年度民商訴字第23號民事判決為例，本件案例事實為，原告乃「泡泡香香染」此商標之商標權人，而原告發現被告所生產販賣之染髮劑包裝上使用「泡泡染」的商標圖樣，原告基此認為被告有侵害商標權之情事，遂提起訴訟。法院認為，我國消費者已將「泡泡染」作為相關商品之說明，蓋「泡泡染」乃係染髮劑商品之品質、特性、用途或其本身之描述。在消費者之印象中實為一般性說明文字，欠缺作為商標所應具備之特別顯著作，顯不具商標之識別性。 指示性合理使用係指第三人以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示商品或服務之使用目的，而有使用他人之商標用以指示該他人之商品或服務之必要者。但其使用結果有致相關消費者混淆誤認之虞者不適用之。 然舊商標法僅有規範描述性合理使用，並未規範指示性合理使用，本次修法遂將指示性合理使用加以明定於新商標法第36條第1項第2款，盼統一實務見解。 六、修正善意先使用限制之規定 按舊商標法第36條第1項第3款，如欲主張善意先使用，係以原使用之「商品或服務」為限。新商標法第36條第1項第4款則修正為以原使用之「範圍」為限，將限制範圍交由司法實務就個案情節衡量其應受限制之程度。 七、明定權利耗盡抗辯例外情形 按舊商標法第36條第2項，如欲主張權利耗盡抗辯之例外情形，限於為防止商品流通於市場後，發生變質、受損或有其他正當事由者始得主張。而最高法院82年度台上字第5380號刑事判決已明確表明商品流通於市場後倘非原裝銷售，而擅予加工、改造，非以原來包裝之狀態進行銷售等情形，如影響其品質致使商標權人或被授權人之商譽可能發生損害，應屬正當事由。故為符合司法實務判決，新商標法第36條第2項遂將經他人擅自加工、改造明文納入規範。 八、無須至海關進行侵權認定 其他場次的講者有提到，於侵權認定部分，不論查獲貨物態樣或多寡，商標權人均需於24小時內親自前往海關進行。然現行海關執行商標權益保護措施實施辦法第7條已將親自前往海關之規定修正，改為得選擇親自前往或至海關核可平臺進行侵權與否之認定。且只要進入該平台，上面就會出現照片，商標權人並得於3個工作日內以書面或於海關核可平臺以電子資料傳輸方式提出侵權與否之事證。新商標法第75條第2項亦配合前述之實施辦法，刪除「至海關」之文字。
主講人簡介 姓名：王德博 現職：經濟部智慧財產局商標權組副組長 學歷： 1. 國立政治大學法學碩士 2. 國立政治大學法學士 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局