彭凱璐法官 智慧財產及商業法院 一、前言 時下常見以「翻玩」、「惡搞」、「致敬」為名，在未經他人同意之情況下，使用他人商標圖樣之行為，此舉是否業已侵害他人商標權？抑或可得主張僅係傳遞特定訴求之「商標戲謔仿作」，應受言論自由之保障，而無侵害他人商標權之情事？本文整理智慧財產及商業法院（以下簡稱智慧法院）歷年來關於此一議題之案例，判斷商標戲謔仿作是否侵害他人商標權審查基準之發展與實踐，俾利各界作為後續發展解釋論之基礎1。
貳、 智慧法院裁判整理與回顧 一、智慧法院100年度行商訴字第104號行政判決（嬌蕉包案） 本案所涉及之案例事實，乃臺灣出現「商標戲謔仿作」答辯之經典首例－「嬌蕉包」。臺灣業者將法國知名精品愛馬仕柏金包外觀圖樣拓印至帆布袋，並標示看似極為相近之「BANANE TAIPEI｣圖樣，因為有藝人挑選嬌蕉包作為婚宴伴手禮而聲名大噪。業者於民國99年7 月2 日以如附圖1-1所示之商標圖樣，向被告經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）申請註冊，並聲明其圖樣中之「TAIPEI」不在專用之列，經智慧局審查，認定如附圖1-1所示之商標圖樣與如附圖1-2所示之據以核駁商標構成近似，且均指定使用於同一或類似之商品／服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法第23條第1項第13款之規定，爰為核駁處分。原告不服，提起訴願經決定駁回後，提起行政訴訟，請求命智慧局應對如附圖1-1所示之商標圖樣作成准予註冊之處分，並提出美國第四巡迴上訴法院Louis Vuitton Malletier S.A v. Haute Diggity Dog, LLC.案例2，主張如附圖1-1所示商標圖樣設計係屬幽默詼諧之戲謔仿作，為鼓勵文藝創作發展，商標仿作本無須獲得原始商標者之同意，應受「合理使用」保護，對於如附圖1-1所示商標圖樣，秉持大膽幽默、詼諧揶揄之藝術風格角度予以欣賞，不生與如附圖1-2所示之據以核駁商標產生混淆誤認之可能。 智慧法院100年度行商訴字第104號行政判決表示，原告上開所舉美國案例之基本事實與本件不同，當事人亦不相同，且我國商標註冊制度係採用先申請註冊主義，而美國則採用先使用主義，二國之商標法律制度不同，故上揭美國案例實無法於本件引用為對於原告有利事實認定之證據，並指出如附圖1-1所示「商標之設計均係以據以核駁商標具極強識別力之主要部分為之，正顯示其仿效參加人法商埃爾梅斯國際所有自創商標之企圖，適足以證明其欲引起市場混淆誤認之意圖，本件商標實有致減損已於中華民國及世界各地具顯著知名度之據以核駁商標之價值，或因利用據以核駁商標之著名信譽，而有搭便車不勞而獲之情形」、「原告於訴願階段所提出之『天下雜誌』報導內容，明確記載：『愛馬仕招牌的馬車logo上，多了根香蕉，品牌名字，也從HERMES PARIS變成法文版BANANE TAIPEI』、『…相片熱轉印技術，把柏金包圖樣印的栩栩如生…』，足見原告設計之本件商標圖樣確實有仿襲據以核駁商標圖樣，核有致相關消費者混淆誤認之虞」、「原告確實係利用參加人之高知名度，以拉抬其自身產品，謀求私利，若容任本件商標與據以核駁商標於我國市場併存，實易造成相關消費者之混淆誤認，變相鼓勵了搭便車不勞而獲的行為」。
二、智慧法院103年度刑智上易字第63號刑事判決（流淚香奈兒案） 本案所涉及之案例事實，乃警方查獲臺灣業者意圖販賣而陳列自大陸地區購入使用如附圖2-1所示貌似流淚之掉漆實心鎖扣雙C手提袋，原經臺灣士林地方法院103年度智易字第3號判決無罪，檢察官不服，提起上訴後，智慧法院首次針對商標戲謔仿作闡述見解，提供認定侵害他人商標權之具體標準，具有重要參考價值，詳如下列判決節錄： 「學理上所謂『商標之戲謔仿作』（parody），係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，而對商標權予以合理之限制，然商標法本為保護商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展而制定（商標法第1 條規定參照），商標權人經由商標之使用及商標權之保護逐漸建立其品牌價值，且相關消費者藉由商標之識別性而得以區辨各別商品或服務來源（同法第5條、第18條第2項規定參照），是商標權涉及商標權人之利益與避免消費者混淆誤認之公共利益，如欲允許『商標之戲謔仿作』，模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，且應以『避免混淆之公共利益』與『自由表達之公共利益』予以衡平考量。本案被告所陳列、持有如附圖2-1所示之物，均於其正面使用「掉漆實心鎖扣」圖樣，係將如附圖2-2 所示之商標的雙『C』反向交疊圖案加以類似溶化之設計意象，被告雖辯稱：消費者看到『掉漆實心鎖扣』圖樣理應會會心一笑，明白清楚扣案提包之『掉漆實心鎖扣』圖樣係為戲謔圖樣（世界品牌知名商標怎會掉漆）云云，縱可認屬『詼諧之娛樂性質』，然其所欲表達與如附圖2-2所示之商標所建立的形象相反或矛盾的訊息為何？未見被告具體之表明，難認『掉漆實心鎖扣』圖樣與表達性作品具有最低程度的關聯，無從判斷其有何文化上貢獻或社會價值而具有犧牲商標權之保護必要性，實屬一商業上搭便車行為。故被告此部分抗辯，並非可取」。
三、智慧法院108年度民商上字第5號民事判決（樂金粉餅案） 本案原告為法商路易威登馬爾悌耶公司，起訴主張被告臺灣樂金生活健康股份有限公司使用近似於其著名商標之圖樣於粉餅等商品。被告主張係向消費者傳達不同於原告品牌的高價奢華，流行時尚也可以平價又環保等戲謔玩笑又具有社會省思意識之訊息，而為戲謔仿作之表達，並主張原告在美國向My Other Bag, Inc .（下稱MOB公司）提出商標侵權訴訟，經美國法院認定MOB帆布包構成商標戲謔仿作之合理使用（下稱美國MOB案），相同之翻玩風格及戲謔內涵，自可延伸到帆布袋以外之商品，成立商標戲謔仿作之合理使用。 智慧法院在本案判決明確指出「美國MOB案判決揭示成立商標戲謔仿作合理使用，須符合兩項要件：一、必須清楚傳達『與原作沒有任何關係』的訊息，而無欲混淆消費者或搭商標權人商譽便車之意圖；二、使用行為本身使原作與仿作間產生有趣的對比差異，表達出戲謔或詼諧的意涵或論點，並為消費者立可察覺為戲謔仿作」，更進一步指明「在我國商標法之規範下，主張戲謔仿作合理使用之人，可以提出之抗辯有二：一為其使用的方式，僅係戲謔詼諧之言論表達，並非將他人之商標作為表彰自己之商品或服務來源之標識，故非商標法上『商標之使用』行為，自無成立侵害商標權可言；如該項抗辯無法成立，使用人可主張其使用商標之行為，不致造成相關消費者混淆誤認，故不侵害商標權。如上開二項抗辯均無法成立，使用人使用他人之商標，已破壞商標最重要之辨識商品或服務來源之功能，自已構成侵害商標權之行為，無法藉口商標戲謔仿作而免責。上述美國MOB 案判決提出主張商標戲謔仿作為合理使用，所須具備之兩項要件，在我國商標法的規範下，亦應可認為該戲謔仿作並非商標之使用行為，或不致造成相關消費者的混淆誤認，而不構成侵害商標權之行為」。 值得注意的是，本案判決強調「戲謔或玩笑與一國之語言、文化、社會背景、生活經驗、歷史等因素有密切關係，本國人對於外國人常見之笑話，就算能了解其字面上的意思，也未必能領略其中的幽默意涵，且戲謔或玩笑中所含之幽默成分，有時必須由聽者經過一定之推論、思考的過程，才能領會其中笑點何在，而商標圖樣是否會使相關消費者產生混淆誤認之虞，往往決定在相關消費者看到商標圖樣那一瞬間之立即反應（不需要經過太多推理及思考），是否會與其他之商品或服務的來源產生同一或有關聯之印象」，最終認定「美國MOB案法院判決雖認為MOB帆布袋可成立商標戲謔仿作合理使用，惟我國與美國之文化、民情不同，我國消費者無法如同美國消費者般，明確了解" My Other Bag …" 玩笑之笑點，且本件商品為粉盒、小束口袋、手拿鏡…，與美國MOB案之MOB帆布包的屬性不同，系爭商品未能傳達任何戲謔或詼諧之意涵或論點，且由被上訴人使用系爭圖樣的方式整體觀之，已造成我國相關消費者產生混淆誤認之虞，故被上訴人主張戲謔仿作合理使用之抗辯，不足採信」。
四、智慧法院111年度刑智上易字第17號刑事判決（翻玩瑜珈墊案） 本案所涉及之案例事實，乃海關查獲臺灣業者未經同意使用多家國際知名時尚精品業者之商標印製在自家瑜珈墊商品，被告辯稱係透過詼諧、戲謔之手法，進行「二次創作」（以如附圖4-1所示圖樣為例，乃透過扭曲之人體圖樣排列交錯重疊而成近似如附圖4-2所示商標圖樣 3），其「翻玩設計」係傳達叛逆與特立獨行之精神與意象，此與仿作商標品牌彰顯之奢華品味有別，其目標客群不同，自無致使相關消費者混淆誤認之虞。 本案判決認為「商標權之主要目的在於辨識功能，避免相關消費者對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，並成為相關消費者選購商品或服務之重要依據。倘若行為人使用之目的，僅在表達戲謔或詼諧之意涵或論點，並非將他人之商標作為表彰自己之商品或服務來源之標識（即並非在商業交易過程中使用，例如基於特定公益目的而利用他人商標之指示功能，以合乎比例之方式表達批評或抗議等特定訴求），或雖係在商業交易過程中，利用他人商標表達戲謔或詼諧之意涵，用以表彰自己之商品或服務來源之標識，然以符合商業交易習慣之誠實信用方法，清楚傳達與原商標權人之商品或服務沒有任何關係之訊息，達到相關消費者一望即知之程度，而無致相關消費者混淆誤認之虞，始有主張商標權合理使用之餘地」。
參、結論 「戲謔仿作」（parody），原係以他人創作為基礎，藉由變更他人創作內容之方式，以達到詼諧或嘲諷之效果，其在歐美國家具有歷史淵源，基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，在滿足著作權合理使用之情形下，對於可得聯想原著作且明顯辨識差異、具備幽默或戲謔特質之仿作，合理限制原著作之著作權。「商標戲謔仿作」則係以他人商標為基礎，藉由模仿他人商標之方式，以達成詼諧或嘲諷他人商標之效果，二者性質不同，判斷是否侵害他人權利之審查基準寬嚴即有所不同。 商標權屬於受憲法第15條保障之財產權，觀察智慧法院歷年來案例，均肯認「商標戲謔仿作」之存在，然衡諸各國文化背景不同，對於以「翻玩」、「惡搞」、「致敬」為名，在未經他人同意之情況下，使用他人商標圖樣之行為，是否侵害他人商標權，首應回歸我國商標法檢視個案情節，本於立法目的而為適法解釋。觀諸商標法立法目的，旨在保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展（商標法第1條參照），而商標權主要目的在於辨識功能，避免相關消費者對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，並成為相關消費者選購商品或服務之重要依據。從而，可得主張商標戲謔仿作之合理使用類型有二： 其一，倘若行為人使用他人商標圖樣之目的，僅在表達戲謔或詼諧之意涵或論點，並非將他人之商標作為表彰自己之商品或服務來源之標識，例如：基於特定公益目的而利用他人商標之指示功能，以合乎比例之方式表達批評或抗議等特定訴求；其二，行為人雖係在商業交易過程中，利用他人商標表達戲謔或詼諧之意涵，用以表彰自己之商品或服務來源之標識，參照司法院釋字第577號、第623號解釋所揭示「行為人向消費者傳遞商業言論，具有資訊提供、意見形成進而自我實現之功能，所提供之訊息內容並非虛偽不實或不致產生誤導作用，且以合法交易為目的而有助於消費大眾作出經濟上之合理抉擇者，受憲法第11條言論自由之保障」之見解，倘若得以符合商業交易習慣之誠實信用方法，例如：利用自身在市場上並存且相關消費者熟悉之商標圖樣，融入他人商標圖樣進行二次創作，或在使用他人商標之際，同時呈現與他人商標沒有任何關係之說明性文字或圖樣，清楚傳達與他人商標沒有任何關係之訊息，達到相關消費者一望即知之程度，而無致相關消費者混淆誤認之虞，即有主張商標權合理使用之餘地。 開個玩笑，不行嗎？如果假「翻玩」、「惡搞」、「致敬」之名，把「商標戲謔仿作」當作侵害他人商標權的藉口，實已致生相關消費者混淆誤認之虞，從智慧法院相關案例所揭示之審查基準來看，真的不行！ 註釋： 1 關於商標戲謔仿作，學者有相當精闢之論述與具體判斷標準，詳參陳匡正（2015），《商標戲謔仿作之合理使用判斷─評智慧財產法院100年度行商訴字第104號行政判決及智慧財產法院103年度刑智上易字第63號刑事判決》，月旦法學雜誌，第243期，頁212-242；陳昭華（2015），《著名商標之戲謔仿作》，月旦法學教室，第167期，頁30-32；許曉芬（2016），《論商標戲謔仿作》，智慧財產訴訟制度相關論文彙編，第5輯，頁179-198；黃銘傑（2023），《同時涉及侵害著作權及商標權之戲謔仿作行為的法律適用方式─智慧財產法院108年度民商上字第5號民事判決的問題提起》，月旦法學雜誌，第332期，頁6-18。本文囿於篇幅，僅就商標戲謔仿作在智慧法院之發展與實踐，重點摘要介紹。 2 本案原告（LV）爲奢華皮件商品製造商，被告（Haute Diggity Dog）為製造供寵物狗咬嚼之狗玩具業者，其中一款狗玩具乃模仿LV皮包，並以Chewy Vuitton命名。原告根據2006修法後之美國聯邦商標法第1125條第(C)項有關減損之虞的新規定，指控被告減損其商標之虞。被告則主張其行爲構成著名商標之詼諧模仿，並無混淆誤認之虞。一審地區法院判決認定被告之狗玩具不可能會構成消費者混淆誤認，判決被告勝訴，原告不服提起上訴，但第四巡迴上訴法院仍維持一審判決。第四巡迴上訴法院認為，被告雖故意欲造成消費者聯想，但其卻僅是部分和不完全的聯想，並使消費者能同時知悉其背後的詼諧模仿訊息，法院認爲被告模仿原告之商標並不具備實質近似的特質，再加上被告的商標是一個成功的詼諧模仿，並不會發生因稀釋而減損原告商標表彰其商品或服務特殊來源的識別性，故無減損之虞，詳參馮震宇（2011），《從國際間對商標減損規範看智財法院INTEL案判決與商標法修正》，智慧財產評論，第9卷第1期，頁57-58。 3 本案涉及商標圖樣眾多，此處僅為例示。 作者簡介 姓名：彭凱璐 現職：智慧財產及商業法院法官 學歷： 國立政治大學商學院風險管理與保險學系研究所碩士（2007） 國立政治大學法學院法律學系法學學士（2005） 經歷： 智慧財產及商業法院法官（2022） 臺灣士林地方法院法官（2013） 臺灣臺東地方法院法官（2009） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局