張雅筑專利助理審查官 經濟部智慧財產局 徐銘夆專利高級審查官 經濟部智慧財產局 壹、前言 在商品行銷領域，「借鏡」市場成功產品販賣自家產品是門好生意(俗稱「搭便車」)，但也因為陷入抄襲爭議屢屢引來訟源，西班牙流行服飾ZARA即是一例，然而這種手法已開始蔓延到食品飲料領域，英國廉價超市開始販賣頗受市場好評的仿製品，從巧克力、軟糖、早餐麥片到酒精飲料都有，這些仿制品的售價比正牌便宜很多，也讓不少正牌廠家感到頭痛，並在英國展開法律行動。2023年英國智慧財產權商業法院(下稱法院)裁定知名廉價連鎖超市Aldi超市(下稱Aldi超市)侵害Marks & Spencer(下稱馬莎百貨)持有的「琴酒發光酒瓶」註冊設計權，馬莎百貨是英國知名的貴婦百貨公司，而這款商品也曾在臺灣知名美式賣場出現過，本文旨在闡述英國法院觀點，文末就判決作簡要分析。
貳、馬莎百貨 v. Aldi超市設計侵權訴訟 一、事實背景 馬莎百貨和Aldi超市此前就已經為了圖1的毛毛蟲蛋糕結下樑子，馬莎百貨自2008年起開始對旗下「Colin」毛毛蟲蛋糕申請一系列的商標，從文字到圖2的商標(下稱系爭商標)都有，這款有30年歷史的產品是英國家喻戶曉的生日蛋糕。2021年4月馬莎百貨狀告Aldi超市的「Cuthbert」毛毛蟲蛋糕 (圖3)侵害系爭商標。不過Aldi超市卻在法庭外大打公關戰；在社群網站twitter發起「#FreeCuthbert」運動，渠表明它們販賣毛毛蟲蛋糕的目的不是為了商業利益，而是為了把收益悉數捐給癌症研究基金會，這項舉措引來大眾同情，並削弱消費者對馬莎百貨的好感度，馬莎百貨迫於企業形象受損，最終妥協和Aldi超市達成和解。 未料Aldi超市食髓知味後故技重施，這次仿制品從「蛋糕」變成圖4的「酒瓶」，馬莎百貨看不下去又在 2021年12月展開法律行動；向英國智慧財產商業法院(下稱法院)指控Aldi超市侵害之5件註冊設計權3(圖5~圖9，下稱系爭設計)。其中4件瓶身設計都是馬莎百貨的同一產品，只是’278及’280瓶身設計皆是採用淺色作拍攝背景，其差別在於把’278瓶身搖晃後，就會產生如’280瓶中金箔紛飛如冬季般的雪花印象。’282及’284瓶身設計則是採用深色作為拍攝背景，’284瓶身是搖晃’282瓶身後的外觀，至於’276圖案設計乃為印刷在玻璃瓶身上的圖案剪影。 二、爭點整理 儘管本案適用法律為1949年英國註冊設計法，然而在脫歐生效日之後(2020年12月31日)，如適用法律與歐盟法規、判例相同者，法院仍可依據「脫歐法案4」第6條規定，援引歐盟共同體設計判決作為本案判斷原則。依據歐盟共同體設計規則(Community Design Regulation (EC) No. 6/2002)第10條規定，對於註冊設計侵權判斷係以有知識的使用者(informed user)為判斷主體，若被控侵權產品未能產生與系爭設計不同的整體視覺印象，則為構成侵權；而在評估保護範圍時，應考量設計師的設計自由度。 鑑於Aldi超市在本案未就系爭設計的有效性提出爭執，故本案爭點將包含：(1)確定外觀設計可能應用的相關領域(relevant sector)；(2)確定誰是有知識的使用者，並確認有知識的使用者對該領域的先前技藝的了解程度；(3)考量設計自由度；(4)參酌(1)、(2)、(3)作整體視覺印象比對5。此外，承審法官援引自己的在先判決增加了二個判斷重點：其一，在比對時應忽略純功能性特徵；其二，基於產品的實際意義和在使用時的可見性等因素，有知識的使用者會拉高視覺重點的權重6。綜上，本文將案件爭點整理如圖10所示。 三、法院意見 (一) 相關領域 1. 判斷原則 基於設計是一種產品外觀的創作，在申請註冊設計時也應載明設計所應用的物品類別，但不會影響到保護範圍，然在進行侵權判斷時，為了確定系爭設計所應用的產品，仍應將設計說明納入考量，必要時可參酌系爭設計應用產品的性質、用途與功能。此階段對於確認後續「有知識的使用者」及「設計自由度」具有關鍵性影響7。 2. 本案判斷 馬莎百貨主張相關領域是「英國聖誕季節限定的琴酒」市場，因其「Snow Globe」琴酒系列在12月份的銷售量是最高的。相較之下，Aldi超市則主張相關領域應屬更廣泛的「英國烈酒和琴酒」市場。法院認同被告Aldi超市的看法，認為相關領域應屬更廣泛的「英國烈酒和琴酒」市場，理由如下： (1) 雖然馬莎百貨提供銷售數據集中在12月，但法院認為判斷相關領域應客觀，也就是回歸到設計圖式本身來判斷。系爭設計圖式呈現一具裝飾性、盛裝液體和具有瓶塞的瓶子，瓶身上的圖樣是飄著雪花的冬日場景。’280和’284瓶身設計呈現瓶內液體有金箔如雪花般飄浮、’282和’284瓶身設計進一步呈現瓶底處放置裝飾燈呈現發光效果。 (2)沒有證據顯示除了烈酒和琴酒市場外，還有其他飲料市場販售系爭設計產品，也無法僅憑系爭設計裝飾具冬天的形象，就斷言銷售此產品的時間必然在12月。 (二) 有知識的使用者 1. 判斷原則 「有知識的使用者」係指系爭設計應用產品的使用者，而非設計師、技術專家、製造商或銷售員，相較於商標法的普通消費者，有知識的使用者更善於觀察，也了解相關領域中先前技藝的設計特徵，在使用時會有較高注意力8。 2. 本案判斷 在本案中，二造皆同意有知識的使用者是購買烈酒和琴酒的英國社會大眾。法院進一步指出，由於馬莎百貨和Aldi超市的酒瓶都是在家中使用，而非在不同銷售場景使用，因此本案將採直接比對作後續視覺印象的判斷。
(三) 設計自由度 1. 判斷原則 設計自由度將受到下列限制：(1)產品或個別要素的技術功能限制；(2)該類產品都具備的共同特徵；(3)經濟因素考量。另外還有先前技藝的擁擠程度。當設計師的設計自由度越大時，細微差異越不足以對有知識者的使用者產生不同整體視覺印象9。 2. 本案判斷 鑒於系爭設計是馬莎百貨迭代開發的項目，開發團隊完整闡述設計流程，渠指出系爭設計只有二點設計限制，其一是瓶頸要夠寬才能注入含有食用金箔的琴酒；其二是瓶身輪廓要切直才好在表面印刷樹景與動物圖樣。為了在容器中營造出冬季雪花印象，2020年馬莎百貨開發團隊想要在瓶身底部添加裝飾燈，當時選出四個選擇方案(圖11)，研發團隊最後選擇1號瓶作為系爭設計的瓶身。 Aldi超市在本案主張受到技術功能限制導致設計自由度遭到嚴重限縮，因為要創造出冬季雪花印象必然要用金箔雪花，儘管它們也曾想要使用白色氧化鈦薄片代替冬季雪花，但被食安法所禁止，此外Aldi超市辯稱裝飾燈只能放在瓶子底部才能做出發光效果。 法院不採信Aldi超市的主張，因為如果從瓶身設計來看，馬莎百貨開發團隊所提供的瓶身設計選擇方案至少有四種方案可選。至於金箔雪花與瓶內場景雖可營造出冬季印象，但法院認為沒有非得要使用系爭設計特徵的理由，本案設計自由度應該是完全自由的。 (四) 整體視覺印象比對 1. 判斷原則 英國與歐盟的設計侵權比對與美國有所不同，歐盟並不會去找一個最接近的先前技藝，然後去比對被控侵權產品究竟是較接近系爭設計；抑或是最接近的先前技藝(也就是「三方比對法10」)。依據先行判決的解釋，當系爭設計與該領域眾多先前技藝的差異性越大；抑或相關聯的先前技藝越少時，越可能使系爭設計產生顯著視覺效果。因此獨創性越高的設計，其保護範圍會比僅與先前技藝差異較小的設計要來得大，而被控侵權產品也自然容易產生與系爭設計相同的整體視覺印象。 2. 本案判斷 針對琴酒的先前技藝，馬莎百貨在2019年4月開發琴酒產品時，曾就市面上19款競爭產品進行調查(圖12)，2020年12月18日另又調查14款競爭產品(圖13)，也就是說馬莎百貨提列33款琴酒瓶身外觀作為先前技藝。 Aldi超市認為馬莎百貨所提列的競爭產品中，有二款與系爭設計相似(圖14)；另外他們還找到五個與系爭設計近似的先前技藝，問題是Aldi超市提列的先前技藝都沒有出現系爭設計「瓶肩較塌」的特徵，且先前技藝亦未出現雪景效果及瓶底的裝飾燈。準此，法院認為在系爭設計與先前技藝差異甚鉅，且在相關先前技藝不多的情況下，被控侵權產品容易產生與系爭設計相同的整體視覺印象。 法院將系爭設計與被控侵權產品做比較時，認為有知識的使用者將會注意到以下共同特徵： (1)瓶身形狀相同； (2)瓶塞形狀相同； (3)瓶身的側面直邊處皆是冬季場景的圖樣設計：系爭設計由樹木所組成、被控侵權產品大部分由樹木所組成，但還包含「Infusionist」的品牌字樣； (4) ’280 和’284瓶身設計有呈現雪花效果； (5) ’282 和’284瓶身設計有呈現燈光效果。 法院依據上述特徵及考量系爭設計與先前技藝的差異性後，作出有知識的使用者將認為上述共同特徵皆屬重要之認定，且這些共同特徵累積起來足資成為顯著特徵。Aldi超市辯稱系爭設計有雄鹿與雌鹿圖樣；但被控侵權產品的樹是黃白相間；被控侵權產品瓶身有「Infusionist」字樣差異云云，不過都被法院認為該些差異係屬「相對較小的細節」，不足以讓被控侵權產品產生不同於系爭設計的整體視覺印象，綜上，法院判決Aldi超市侵害馬莎百貨持有的系爭設計(’276圖案設計除外)。
參、判決分析 一、如何保護「會發光」的設計 在本案訴訟過程中曾經出現一個圖式揭露的問題，主要是系爭設計名稱記載的是「琴酒發光瓶身」，然而Aldi 超市卻主張從’278及’280瓶身設計完全看不出「發光」效果，因此設計名稱記載文字與圖式內容顯有違合，Aldi 超市對此並未提出註冊設計權無效抗辯，不過法院也認同Aldi 超市的看法。相較之下，’282及’284是在深色背景下展示產品，因此較能顯示出其系爭設計在底部打燈下的視覺效果。因此，將發光特徵能明確、清晰地呈現在圖式即顯得重要。 作者參考歐、美、日設計申請實務發現，類似像這種講求燈光效果的圖式表現方式，歐盟共同體設計通常會以照片輔以深色背景顯示發光時的視覺效果(圖15、圖16)；美國設計專利則多以墨線圖呈現，並以放射狀斷線來繪製發光特徵(圖17、圖18)；日本則以變化狀態圖(圖19)、直接以色彩方式呈現發光特徵(圖20) ；或是以斷線方式來呈現發光特徵(圖21)。 二、相關先前技藝多寡將影響註冊設計保護範圍 每個註冊設計的權利範圍不盡然會完全等同，越能和先前技藝產生巨大差異的註冊設計可享有更大的保護範圍，如果被控侵權產品仿冒了註冊設計的重要特徵，即便細節有所不同，法院還是會傾向作出侵權成立的判斷。以本案為例，法院在檢視兩造提出證據後認為系爭設計與先前技藝差異甚鉅，最終賦予系爭設計較大的保護範圍，一旦被控侵權產品產生類似於系爭設計雪景效果及瓶底裝飾燈特徵，就容易遭認定侵權。 以作者經驗觀察，食品領域的外觀創新非常適合申請設計專利，以國內八結國際有限公司申請的「8字形蛋捲」為例(圖22)，從檢索報告來看，我們可發現相關先前技藝並未出現任何「8字形」的蛋捲外觀，這導致審查人員只能提列「葫蘆形」的餃子、糕點、麵包外觀，顯見「8字形蛋捲」與先前技藝相較算得上是一種開創性設計，若按英國法院見解，此種設計自然可取得較大的保護範圍。 三、保護產品外觀策略：先註冊設計後立體商標 在馬莎百貨和Aldi 超市為了毛毛蟲蛋糕所產生的商標權訴訟中，基於這兩家毛毛蟲蛋糕是在高檔百貨和廉價超市販賣的，馬莎百貨不易證明何以到廉價超市買毛毛蟲蛋糕的普通消費者會誤認採購到馬莎百貨的產品；再者，馬莎百貨所取得之系爭商標是圖形商標，儘管未經商標權人同意將系爭商標商品化或立體化，仍有可能構成商標近似而有侵權成立之虞，然本案系爭商標外包裝圖樣與Aldi 超市的毛毛蟲蛋糕包裝確實有別，況系爭商標僅呈現毛毛蟲蛋糕的部分軀幹，完全看不到毛毛蟲的頭部特徵，故是否真會產生商品來源之混淆，不無疑義。 其實要處理商品外觀的仿冒問題，最好是透過「先申請註冊設計、後申請立體商標」的策略組合方能有效解決。以本案為例，馬莎百貨在最初上市時不妨直接把毛毛蟲蛋糕先透過註冊設計取得保護，鑒於註冊設計沒有識別性門檻，因此取得門檻相對容易。如果在保護期限內透過積極行使註冊設計權防止市面流入類似產品，且在交易上已成為表彰該馬莎百貨商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，久而久之即相對容易產生「後天識別性」，如此就或許就能夠以立體商標取得更永久的IP保護。
註釋： 1 圖片來源：https://www.bbc.com/news/business-56756731，最後瀏覽日期：2023/04/26。 2 圖片來源：https://www.bbc.com/news/business-56756731，最後瀏覽日期：2023/04/26。 3 英國設計註冊號6,134,278(’278瓶身設計)、英國註冊設計號6,134,280(’280瓶身設計)、英國註冊設計號6,134,282(’282瓶身設計)、英國註冊設計號6,134,284(’284瓶身設計)、英國註冊設計號6,134,276(’276圖案設計)。 4 European Union (Withdrawal Act) 2018 5 Cantel Medical (UK) v ARC Medical Design [2018] EWHC 345 (Pat) 6 Id. 7 See Grupo Promer Mon Graphic SA v OHIM, Case T-9/07, 18 March 2010. 8 See Samsung Electronics (UK) Ltd v Apple Inc. [2012] EWHC 1882 (Pat). 9 See Whitby Specialist Vehicles Limited v Yorkshire Specialist Vehicles Limited [2014] EWHC 4242 (Pat). 10 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.” 543 F.3d 665(Fed. Cir 2008). 11 鑒於本案4件系爭瓶身設計皆為同一產品，本文僅列舉其中一系爭設計(’280瓶身設計)作比較。 12 歐盟共同體設計註冊號015008653-0001。 13 歐盟共同體設計註冊號002188912-0035。 14 美國設計專利公告號D670419號。 15 美國設計專利公告號D683026號。 16 日本意匠登錄號D1736334。 17 日本意匠登錄號D1729052。 18 日本意匠登錄號D1601175。 19 我國設計專利公告號D195260。 20 韓國設計註冊號3008937610000。 21 韓國設計註冊號DM/085828。 22 韓國設計註冊號3008460550000。 23 韓國設計註冊號3008374080000。 作者簡介 姓名：張雅筑 現職：經濟部智慧財產局專利助理審查官 學歷：國立成功大學工業設計所 姓名：徐銘夆 現職：經濟部智慧財產局專利高級審查官 學歷： 國立台北科技大學工業設計系 國立臺灣師範大學創造力發展碩士在職專班 經歷： 臺灣電力公司配電外線技術員 新北市江翠國中幹事 備註：本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局