【2022智慧財產國際研討會】—第四場次:德國專利法院無效審理程序與實務(Patent invalidation Trial before the Federal Patent Court in Germany)

 

主講人:Dr. Marcus Schoenknecht, Counsel, Hogan Lovells International LLP

紀錄:楊承翰 國立臺灣大學科際整合法律學研究所四年級

       

       德國專利無效審判常見的途徑有二:一是向地方法院提起侵權訴訟,二是向聯邦專利法院提起專利無效訴訟,兩者若上訴,最終管轄皆為聯邦最高法院。以侵權訴訟來說,在地方法院內,和一般案件之審理一樣,有三個法官審理。而專利無效訴訟,在聯邦專利法院(FPC)內,會有五個法官審理,分別是三位技術法官與兩位一般法官。技術法官是根據案件的技術領域選擇,必須至少五年有相關實務經驗,通常是曾經擔任過專利審查員。

       專利無效訴訟通常在進入言詞審議前,法院會要求雙方提出書狀,並給予雙方回應彼此的機會。雙方確認彼此爭點後,法院便會核發通知書進入訴訟下一個步驟。言詞審議過程中,大約持續4-6小時(對比侵權訴訟僅需1-2小時),會聚焦在前步驟書狀中寫明的爭點上,通常只會進行一次,強制律師代理(包含律師與專利專業代理人),並對公眾開放。

       雙方當事人透過書狀來回交換後,法官會透過爭點通知師確定要審理的核心爭點,通常會由單一法官進行,於言詞審議後,其他法官才會加入,因此後續程序也可能會產生其他爭點。但爭點通知書仍就是重要的,其會主導初期訴訟進行方向,雙方也可以爭對爭點通知書提交額外事實、論證及回應。如果沒在法院設下截止日前提出回應,法院可以拒絕延遲的回應。過往這些前階段的書狀交換,因為書面的來回與回應資料的查找,往往會在核發爭點通知書前耗時12-16個月,整體案件進入訴訟後再耗時16-27個月,相當漫長。這個無效程序結束後,通常侵權訴訟已經全部完結。故德國近期有修法,希望在6個月內完成無效訴訟程序。

       當事人在書面交換及爭點整理完成後,進入言詞審議程序,法院會先整理雙方的爭點,確認現有技術水準,並讓雙方提出初步意見。法院繼而會給出初步判斷,並交由雙方開始進行攻防,法院初步判斷不利的一方,通常會先開始他們的辯護,並這樣持續下去。這過程中,法院適時的控制程序進行是必要的,在讓雙方完整表達意見的過程中,也避免爭點過度發散,法院會提出其認為重要的部分。在程序結束後,1-4個月內法院會給出書面的審理結果,在結果出來前,原告可以撤回訴訟(可能是沒希望勝訴、可能是雙方和解等等)。

       在事實調查部分,雖然法院得依職權調查,就決議需要的事實進行證據調查,但這原則適用受限,通常是由雙方當事人促進訴訟進行。如果原告有提出論證,但沒有提出證據,法院就無須調查。法院調查證據僅限於聲明,避免司法資源的浪費。此外,如果有必要,法院也可以命第三方的專家提供意見,兩造則可針對該專家提出人選或者給出意見。兩造雙方需要負擔的義務包含:呈現相關文件及先前技術、向法院用前揭文件證明自己的論點、簡單介紹技術讓法院理解。律師及代理人則成為法院與兩造間的媒介。此外,兩造雙方也可以尋求專家來協助自己的論點應證,雖然不得作為證據,但可以做為該造的請求來呈給法院。法院不會搜尋也不會審查遞交的先前技術,基於當事人所提交的內容來做成判決。然而,如果雙方舉證後真相仍未明,主張專利權無效的原告只要沒有辦法呈現缺乏新穎性或進步性的足夠論證,則判決結果對其不利,專利權維持有效。

       法院可以自主任命專家證人,有別於兩造雙方所尋找的專家,法院專家是受到法院指示。專家證人會提供中立事證、意見給法院,兩造可以針對法院所任命的專家證人提出意見(例如跟對造曾有合作關係)。在法庭中,專家證人會在言詞審議中發表自己的觀點,兩造跟法院可以針對該意見提問。但專家證人其實很少會出現在訴訟程序上,法院本身專業及兩造提出證據,通常已經足夠,除非法院認為仍有不理解之處,才需要此類專家證人。

       相對前述的無效訴訟,侵權訴訟基本上是對審,法院不會主動調查證據,沒有證據開示。兩造雙方通常會想提供專家證人(法院可以指定)、事實證據以作為法院判決之依據。此外,德國具有完善的證據保全制度,避免被告提前破壞證據,例如常見的測試購買,兩造雙方是競爭對手,法院會指定公正第三方,針對特定目標來進行購買、檢查;又或者針對機密性器材、文件,在提出告訴前,法院同樣會指定公正第三方協助調查,並有保密義務。這些手段能讓原告律師知曉勝訴可能,減少濫訴。通常法院會把獲取的資訊加密或刪修;如果刪修加密後會使原先證據被扭曲,法院會判斷該證據之重要性及證明力來進行決議。但上述程序,當事人要有合法利益、具一定侵權可能性,且沒有其他管道可以獲得相對人產品、文件才可執行,否則有可能傷害被告的營業秘密、商業機密等。可能性並不必要完全證明侵權,但禁止釣魚式蒐證,仍要有門檻,採取杜塞道夫程序(Duesseldorf procedure)。

       最後則是專利無效訴訟與侵權訴訟間的關係。通常侵權訴訟會比起專利無效審理訴訟之審理訴訟更加快速,且受理侵權訴訟的法院只會就侵權與否做判決,不會直接做出專利無效的判定,因為這是FPC的權力。但如果侵權訴訟之程序關鍵認定涉及專利有效性議題,若法院預期FPC會判定專利無效,可以暫停訴訟,等待FPC的判定後再來審理。不過暫停訴訟程序對於專利權人來會有很大的影響,因為專利的期限可能因為訴訟期間延長而實質上被縮減,故法院要在專利被判定無效可能性相當大的時候,才能夠暫停訴訟。

 

  與談人:

(1) 李維心審判長 智慧財產及商業法院

(2) 林怡芳所長 寰瀛法律事務所

 

       我國2008年後採雙軌制度,雙軌法官皆可自為判決,不受民事訴訟法規定拘束,是否可以參考德國相關訴訟暫停之制度?針對有效性議題,德國就以聯邦專利法院審理,因為其更具有技術專業性。我國智財案件審理法16條是否考慮廢除,應為未來可以討論的一個議題。此外,德國有爭點通知書qualified notice制度,在進入訴訟程序前可以先提點雙方當事人訴訟中可能爭點,以聚焦未來言詞辯論的攻防核心,或許我國採對審制度後,也能引進類似制度,促進訴訟程序進行,又或者其實可以用審理法修正草案44條開示心證來引入?開示那些證據、開示到何種程度,未來都會是困難的問題,德國制度可以做為我們的啟發。

 

 

 

主講人簡介

姓名:Marcus Schoenknecht

簡介:Marcus Schoenknecht has been a patent and IP litigator at Hogan Lovells since 2008. He has extensive experience in patent infringement and nullity proceedings, as well as in neighboring areas including trade secret protection and employee inventions.

Marcus regularly speaks at seminars and events on IP topics. He is author of the standard commentary Keller/Schoenknecht/Glinke on the new German Act on Trade Secrets Protection. Marcus' publications include Review of Higher Regional Court Cologne, judgment of 8 April 2022 – 6 U 143/21 (GRUR-Prax 2022, 393), “Germany: Making an impact – enforcing patents at trade fairs” (LimeGreen IP News, 2018), “Determination of Patent Damages in Germany” (IIC, Volume 43 (2012), pages 309-332) and “Beweisbeschaffung in den USA zur Verwendung in deutschen Verfahren” (GRUR Int 2011, 1000-1009).

Marcus studied law in Germany, Italy and the United States. He holds a doctorate in law from the University of Cologne and a Master of Laws from Columbia University.

 

與談人簡介

姓名:李維心

現職:智慧財產及商業法院審判長

學歷:

1. 東吳大學法學士
2. 中興大學法學碩士
3. 東吳大學法學碩士

經歷:

1. 司法院行政訴訟懲戒廳調辦事法官
2. 臺北高等行政法院法官
3. 臺灣臺北地方法院法官
 

姓名:林怡芳

現職:寰瀛法律事務所所長/主持律師

學歷:

1. 美國華盛頓大學法學碩士
2. 國立中興大學法學士

經歷:

1. 亞洲專利代理人協會國際總會著作權委員會共同主席
2. 亞洲專利代理人協會台灣總會理事
3. 台灣商標協會理事
4. 經濟部智慧財產局專利審查品質諮詢委員會委員
5. 專利師公會國際事務委員會主任委員
6. 中華民國全國律師聯合會智慧財產委員會副主任委員

7. 中華民國仲裁協會仲裁人

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