主講人：Mr. Shinya Jitsuhiro, Patent Attorney, Vice President, Shiga International Patent Office 紀錄：楊承翰 國立臺灣大學科際整合法律學研究所四年級
日本除了JPO（日本特許廳）廢棄專利外，使專利無效有兩種管道，一種是透過專利無效訴訟，另一種是透過向JPO提出異議。透過專利無效訴訟的手段，採IPR（對審），提出者必須是具利害關係之人（通常是競爭對手），並於專利核准後以專利權人為被告而提起訴訟，提出理由不限，且採言詞審議，可以做請求項更正。不服判決結果者，兩造皆可救濟，每年約100-300件無效訴訟案。向JPO提出異議的程序，異議人無須揭露身分，由JPO負責主導，類似再審程序（單方複審），任何人皆可提出，必須在系爭專利核准後六個月內提出，申請人應提出特定理由（如缺乏新穎性、發明步驟等），由JPO進行審核，不採言詞審議，專利權人也可做請求項更正。對於JPO決定不服者，僅專利權人有權上訴。此程序每年約1000件。前述兩個程序之上訴，都會交由智慧財產高等法院IPHC負責審理，若不服再上訴，由最高法院負責審理。 針對專利無效訴訟的進行，通常會有三位審查官執行，不服者會提出專利無效請求，專利權人可以提交回覆，甚至更正，兩者確認爭點後會在智慧局進行言詞審議。言詞審議由JPO決定進行與否、時間、內容等。JPO會於通知書中提出問題，由雙方回答。言詞審議後，專利無效訴訟的結果可能會有三種不同的情境：第一，JPO認為應維持專利有效性。第二，JPO認為不應維持專利有效性，經通知後，在專利權人更改專利範圍後，核可新的專利範圍。第三，即便經過專利權人更正，JPO仍認為不具專利有效性。以上三種樣態，具上訴權人皆可上訴。（詳細流程圖供參考）。 言詞審議的過程約進行2－3小時，一天內解決，如果事前JPO有提出問題給雙方，雙方須於簡報中回應。簡報時，通常一邊會有30分鐘時間，結束後會有Q&A。如果有必要，還會對專家證人進行詰問，但相當罕見（在日本，專家證人不太影響判決結果）。在無效訴訟過程中，提出者的理由在審判中通常不能變更（請求項為更正的前提下），但針對同一專利，不限提出無效訴訟的數量，因此，若有新證據或發現，可以證明專利無效，需要重新審理。這會拖長整體訴訟時間，因此提出前要十分謹慎。另外，如果對於同一項專利，有提出兩次或更多理由的專利無效訴訟，通常都可以合併審理（時間差異過大則否）。但還是要注意，一事不再理原則還是重要的，如果專利無效被駁回了，同樣事證與理由都不能再次使用。 除了兩造雙方，具有利害關係的第三人（例如專利被授權人）也可以參加訴訟。在訴訟過程中，可以做為協助專利權人或請求人，甚至可以成為新的專利無效訴訟的請求人。參與的方式，在符合有利害關係的要件後，向JPO提出，JPO會將參與請求告知兩造，兩造可以提出意見書給與JPO。最後彙整意見，JPO給出是否得參與的結論。參與後，即便雙方和解，參與者可以承擔訴訟，繼續原先之訴訟。 最後，由JPO年度報告統計數據可知，過往專利無效訴訟平均審理時間為14.1個月，而且讓專利無效十分困難。近年專利無效之訴的成功率也越來越低，因此，在事前對於無效訴訟的準備必須相當充分，且先預期到專利權人可能的更正狀況，才有機會讓專利權無效。 接著談上訴，對於JPO的決議如果不服，原告提出上訴，並由被告回覆，接著原告於1-2個月內提出書狀，並記載實質主張上訴到智慧財產高等法院（IPHC），IPHC會開第一次言詞審議，不對外公開。第一次言詞審議通常會討論未來時間表，所以很簡短。第二次言詞審議通常會討論是否開技術說明會（約15分鐘，三個專家參與，兩個大學教授一個專利律師，提供法官技術上顧問諮詢，討論問題包含先前技術、系爭專利等等），若需要則會安排進行。接著則是最終言詞審議，會在開放法庭進行，兩造雙方會事前書面確認其主張，時間通常不會超過30分鐘。經過幾個月的審理，判決不能直使專利權失其效力，而只會取消或者維持JPO決議，若不服可以在短時間內上訴到最高法院，但上訴理由非常有限，例如違法憲法，所以機率很低。IPHC廢棄JPO決議時，原先JPO決議就會變成無效，案件會被退回JPO重審，JPO必須尊重IPHC的事實認定跟法律判斷，但若重審過程請求項有更正，IPHC判決就沒有拘束力了。
專利無效之訴與侵權訴訟之間的關係，往往互相獨立，受理侵權訴訟的法院會獨自審理，包括專利有效性，除非案件重大，才會暫停訴訟，等待JPO給出的決議結果。雖然獨立進行，但兩者還是會互相聯繫。當侵權訴訟被提起，法院會通知JPO，JPO則會回覆是否有相關審理已經進行中。JPO可以要求法院發送相關審理文件，減少雙方必須重新取得文件的時間與成本。 總結而言，日本專利無效相關程序很大幅度仰賴JPO與法院之間的溝通，JPO必須在初步上給出很中立性且縝密的評價，有助於後續如果上訴到IPHC甚至最高法院時，法官有更確切的評斷依據。
與談人： (1) 曾啟謀法官 智慧財產及商業法院 (2) 周良吉副所長 東大國際專利商標事務所 日本專利無效訴訟雖然類似於民事訴訟，以兩造對審方式進行，但因專利有效性具對世效，而具有公益之性質，故不完全採辯論主義，法院具有一定空間能職權行使。為了解決證據偏在的問題，日本也具有專家「查證」制度，允許經法院選任之專家介入訴訟調查，這也是與一般民事訴訟不同之一大重點。最後，雖然專利無效訴訟能更活化整體專利制度運行，但為了避免濫訴，還是要堅守一事不再理原則。
主講人簡介 姓名：Shinya Jitsuhiro 簡介：Mr. Jitsuhiro specializes in organic synthetic chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, polymer chemistry, polymer processing, molding techniques, xerography, lithography, rapid prototyping methods, and plastic recycling. He was an examiner in the Polymer Processing Division (JPO), 1993 - 1997, and a consultant at the Center for Intellectual Property Rights in Saga Prefecture, 1997 - 1998. He has served as a lecturer for a training course at the Japan Intellectual Property Association since 2006. 與談人簡介 姓名：曾啟謀 現職：智慧財產及商業法院法官 學歷： 1. 東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士 2. 國立中央大學機械工程學系學士 經歷： 1. 臺灣臺北地方法院民事庭（勞工專庭）法官 2. 臺灣臺北地方法院交通法庭法官 3. 臺灣臺北地方法院民事執行處法官 4. 臺灣宜蘭地方法院刑事庭法官 5. 經濟部產業自動化小組副研究員 6. 財團法人工業技術研究院機械工業研究所副工程師 姓名：周良吉 現職：東大國際專利商標事務所副所長 學歷： 1. 台灣大學電機系學士 2. 日本東北大學資訊科學碩士 3. 日本東北大學資訊科學博士課程研究 經歷： 1. 東大國際專利商標事務所專利師 2. 中華民國專利師公會第一屆、第三屆理事 3. 中華民國專利師公會第二屆監事 4. 中華民國專利師公會第四屆、第五屆常務理事（現職） 5. 亞洲代理人協會(APAA)台灣總會第十四屆監事 6. 亞洲代理人協會(APAA)台灣總會第十五屆、第十六屆、第十七屆理事 （現職） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局