黃普辰律師 飛翰外國法事務律師事務所 (Finnegan) 壹、前言 如果一件發明對「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」（“Person Having Ordinary Skill In The Art”；PHOSITA）來說是顯而易見的，那發明人將無法獲得專利。不過，這個PHOSITA應該以專利說明書（specification）定義為準，還是以請求項（claims）來定義？在最近的多方複審 （Inter Partes Review；IPR） 案中，專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board；PTAB）採用前者。本文討論Axonics Modulation Technologies, Inc. v. Medtronic, Inc.判決1，並建議PHOSITA應該由請求項來定義。 貳、判決概要 經過多年研究，Schmidt 博士和 Tanagho 博士觀察到刺激薦神經可以緩解各種盆底疾病，他們獲得了美國專利第 8,036,756 號，該專利涉及「用來刺激一束薦神經纖維的植入式醫用電導線... ...。」2 Axionics 提交了多方複審的申請，聲稱 ’756 專利是顯而易見的。這項發明可以在先前技術 （Prior art）中找到，像是：Young、Gerber 以及其他兩篇參考文獻中。專利所有者則反駁道，PHOSITA並沒有動機將這些先前技術結合起來。3 Axionics認為PHOSITA 必須具有植入式醫療設備的經驗（例如：一位擁有生物醫學工程或其他類似科學的學士學位，加上研究植入式醫療設備的實際經驗的研究員），但專利權人則稱 PHOSITA必須具備薦神經研究的經驗（例如：具有薦神經神經調控方面的經驗的醫生）。4 專利權人批評Axionics所提出的PHOSITA定義，認為這樣的PHOSITA其實並不了解骶骨解剖學或薦神經神經調節。專利權人認為薦神經神經調節是’756 專利的技術核心，故具有通常技術者必須有這樣的經驗或背景。複審申請人（即Axionics） 則回應道，’756 專利的請求項沒有提及骶骨或薦神經調節，因此 PHOSITA 不需要這種經驗來理解和應用此項發明。5 PTAB採用了專利權人對 PHOSITA 的定義。PTAB的理由是’756 專利的說明書有明確定義本發明的領域是用於薦神經調節的醫用電導線，並且專利說明書也對骶骨解剖學有所描述。PTAB說：「縱使請求項缺少骶骨構造或薦神經神經調節的字眼，這並不影響結果，因為專利說明書中已經明確描述此發明領域。」6 PTAB繼續說：「請求項的目的不是用來描述專利的標的，而是界定專利保護的邊界。」 7 由於PTAB決定 PHOSITA 必須具有研究和開發骶神經調節的醫學經驗，因此PTAB認同專利權人的意見，亦即 PHOSITA 沒有理由將先前技術的Young 與 Gerber 結合，所以 ’756 專利並非顯而易見。 參、討論 一、PTAB的意見 一般來說，專利所有者通常會主張PHOSITA擁有較少的經驗或擁有較低階的技術，因為「PHOSITA擁有的技能水平越高，該 PHOSITA就越可能將先前技術結合實現該發明。」8 換句話說，PHOSITA的水平越高，該發明就越可能顯而易見。然而，奇怪的是本案的專利權人要求PTAB使用的PHOSITA 水準比複審申請人提議的更高。複審申請人試圖將 PHOSITA 定義為通才，而專利權人則提議將 PHOSITA 定義為專家。 專利權人之所以主張高水平的 PHOSITA都是因為複審申請人找到的先前技術。Young 是發表於《神經外科雜誌》上的一篇關於使用電流刺激法消除面部疼痛的文章。直得一提的是Young 與一般神經外科手術有關，而沒有提及骶骨或薦神經調節。其實，複審申請人找到的所有先前技術中，只有 Gerber 跟骶骨跟薦神經有關。 PTAB在判決中承認，Young、Gerber 和其他參考資料共同揭露了’756 專利的獨立請求第1項的所有要件。9 不過，專利權人的說法說服了PTAB。專利權人宣稱，PHOSITA沒有動機結合以上先前技術，因為這些專家不會去普通神經外科領域探尋薦神經電療的解決方案。10 PTAB同意這樣的說法，並指出複審申請人引用的文獻無一解決’756 專利技術領域的問題。11 PTAB認為，假若係爭專利只涉及簡單的機械技術，PHOSITA便能輕易的結合先前技術所教授的知識。12 這樣一來，’756 專利即顯而易見，不具有專利性。然而，在PTAB眼中’756 專利牽涉複雜的神經調節領域及植入體內的醫療設備知識。 在定義 PHOSITA 時，PTAB並沒有仔細考慮專利範圍。複審申請人強調，要求複審的請求項中並未提及「骶骨構造」或「薦神經神經」等字眼，所以這些請求項超出了’756 專利的發明因為這些請求項涵蓋了薦神經神經調節以外的用途。但PTAB認為，「即便如此也不影響結果，因為專利說明書中已經明確描述此發明領域。」13「請求項的目的不是用來描述專利的標的，而是劃分專利保護的邊界。」14 二、此判決的問題 PTAB的論證隱含了諸多問題。在定義 PHOSITA 時忽略專利請求項，這讓發明人有機會故意地將專利說明書中的發明領域描述得很狹窄，或是故意在撰寫發明領域時將技術描述的很簡單。然後，在撰寫請求項時，圈出很廣的專利範圍以涵蓋其他更複雜的技術領域。如此一來，發明人便成功地取得比原來更廣的專利範圍，包括原先應該對PHOSITA來說是顯而易見的技術。 若在定義 PHOSITA 時，PTAB將專利請求項納入考量便能杜絕上述的問題。首先，如果發明人將專利範圍宣稱得很廣，那麼 PHOSITA 的水平也必須反映該廣度。然後，如果複審申請者可以證明該發明對於專利範圍涵蓋的任一領域的 PHOSITA 來說是顯而易見的，那該發明將不具有可專利性。15 事實上，使用請求項來定義PHOSITA的技術領域才符合美國專利商標局審查專利申請的方式。 MPEP（專利審查程序手冊）如此指導審查員： 首次檢索應涵蓋說明書內描述的發明內容和請求項宣稱的發明範圍，包括請求項內的發明概念。16 檢索除了應涵蓋請求項中的專利標的，還應涵蓋可能被專利範圍涵蓋的其他特徵。17 MPEP 告訴審查員首要必須確定專利請求的範圍，而只有在考慮可能的請求項更動時，才得以考慮專利說明書的內容。18 在審查「顯而易見性」時，審查員是拿專利請求項與先前技術進行比較，而非拿專利說明書做比較。19 MPEP 2141.01章(a)項 還解釋說，「引用參考文獻做35 U.S.C. 103的核駁依據時，該參考文獻必須與專利請求項圈出的技術領域相同。」20 值得注意的是，其中並未提到專利說明書。21 儘管 MPEP 沒有指導審查員在選擇PHOSITA 時，是應該依照專利請求項的範圍，或是依據專利說明書的內容，但MPEP總是指示審查員，在做顯而易見性分析時，必須對照專利請求項。 PTAB在本案判決仰賴專利說明書中的「發明領域」來決定PHOSITA，不過 MPEP 指出「發明領域」是「一段來說明該發明所屬技術領域的陳述。 . . . 該陳述應當符合專利請求項宣稱的專利標的。」22 本案的係爭專利似乎違背了MPEP的解釋，因為其所寫的「發明領域」並未符合專利請求項宣稱的專利標的。然而，PTAB不假思索地就接受了發明人的陳述，即使發明領域比請求項宣稱的範圍要小得多。最後，本判決表示：請求項的目的是「界定專利保護的邊界」。不過，顯而易見性即是對這些邊界的檢驗。倘若 PHOSITA 的水平與請求項圈出的專利範圍毫不相關，依靠這樣的PHOSITA 來測試這些邊界有何意義？ (本文的英文原文載於AIPLA INNOVATE Magazine；作者感謝Bob Yoches律師以及Amanda Murphy律師對此文章提供的寶貴意見)
註釋： 1 Axonics Modulation Technologies, Inc. v. Medtronic, Inc., IPR2020-00715, (PTAB Sep. 13, 2021). 2“ [relates] to an implantable medical electrical lead […] for stimulation of a bundle of sacral nerve fibers.” 同註1，頁18 3 同註1，頁12 4 同上註 5 同註1，頁13 6“[T]he claims’lack of a recitation of sacral anatomy or sacral neuromodulation does not override the specification’s express description of the field of the invention.” 同註1，頁14 7“[T]he claims’purpose is not to describe the subject matter of the patent but rather to define the boundary of the patent monopoly.” 同上註 8“[T]he higher the level of skill that a [PHOSITA] possesses, the more likely that a given variation from the prior art could be achieved by that [PHOSITA].” Jonathan J. Darrow, The Neglected Dimension of Patent Law’s PHOSITA Standard, 23 Harv. J.L. & Tech. 227, 237 (2009). 9 同註1，頁43 10 同註1，頁43-44 11 同註1，頁39 12 同註1，頁39-40 13 同註6 14 同註7 15 See, e.g., In re Cortright, 165 F.3d 1353 (Fed. Cir. 1999). 16“The first search should cover the invention as described and claimed, including the inventive concepts toward which the claims appear to be directed.” MPEP §904. 17“The search should cover the claimed subject matter and should also cover the disclosed features which might reasonably be expected to be claimed.” MPEP §904.02. 18“The breadth of the claims in the application should always be carefully noted; that is, the examiner should be fully aware of what the claims do not call for, as well as what they do require.” MPEP §904.01. 19 MPEP §2141. 20“In order for a reference to be proper for use in an obviousness rejection under 35 U.S.C. 103, the reference must be analogous art to the claimed invention[.]” MPEP §2141.01(a). 21 同上註 22 The Field of Invention is“[a] statement of the field of art to which the invention pertains . . . . The statement should be directed to the subject matter of the claimed invention.” MPEP §608.01(c). 作者簡介 姓名：黃普辰 現職：飛翰外國法事務律師事務所（華盛頓特區辦公室） 律師 學歷： 美國加州大學洛杉磯分校法學院（UCLA School of Law）法律博士(J.D.) （2022） 美國西北大學普利兹克法學院（Northwestern University Pritzker School of Law）法學碩士(M.S.L.)（2017） 國立清華大學電機工程 學士（2015） 備註：本文僅為作者個人見解，與所屬單位及事務所無關。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局