【專利】淺談利害關係人以專利權歸屬爭執提起舉發適格性之實務探討

洪菁蔓約聘事務員 經濟部智慧財產局專利三組

 

壹、前言

       按經濟部智慧財產局(以下簡稱智慧局)審定核准發明、新型、設計專利申請案,取得專利權發生排他效力,為調和專利權人與公眾之利益,專利法設有「舉發」之公眾審查制度,任何人或利害關係人認為有不應給予專利權者,可依專利法之規定提起舉發,而經審查舉發成立者,將依法撤銷其專利權。舉發為公眾審查制度,因此舉發之提起,原則上,任何人均得為之,惟涉及專利權歸屬爭執者,限於利害關係人始得為之。然歷來對於「利害關係人」之認定存有不同見解1,本文將從專利法關於專利權歸屬爭執,限於利害關係人始得提起舉發規定之立法沿革、智慧局所為舉發審定之實務案例及法院之判決案例等相關發展來探討現行「利害關係人」之認定標準。

貳、 立法沿革

       我國專利法對於專利權歸屬爭執之舉發人之限制規定,於90年10月24日公布2時,明定舉發事由為發明專利權人為非發明專利申請權人者,限於「有專利申請權人」,始得提起舉發。惟自92年2月6日公布3後,明定以違反第十二條第一項規定或有發明專利權人為非發明專利申請人之情事,提起舉發者,限於「利害關係人」始得為之。

       依現行專利法第71條第1項第3款規定4,發明共有專利申請權非由全體共有人提出申請者或專利權人為非專利申請權人者,為舉發事由之一,並限於「利害關係人」始得為之。此「利害關係人」,典型之例為真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人。除第三人或共有人冒認申請之情形外,實務上通常亦伴隨僱傭關係所衍生專利申請權及專利權法定歸屬之爭議,是93年版專利審查基準亦舉例說明,利害關係人得為「專利權人之雇用人」。又舉發人如為專利民事侵權訴訟之被告,因民事案件係由系爭專利之專利權人主張舉發人侵害其專利權而生,系爭專利權有無得以舉發撤銷事由存在,關係到民事侵權責任是否成立,故專利民事侵權訴訟之被告為舉發人,應認其具利害關係5,是現行專利審查基準,亦明定「專利民事侵權訴訟之被告」為舉發人,對系爭專利提起舉發,應認其具利害關係。由此立法沿革觀之,「利害關係人」之認定範圍應較「有專利申請權人」為廣6。惟實務見解尚有認本條所稱之「利害關係人」與「有專利申請權人」為相同概念,認為利害關係人僅可解釋為「有專利申請權人」7。但僅從法條文義解釋「利害關係人」尚無法解釋為「有專利申請權人」之同義詞,而且觀諸法條文字用語已作不同修正,倘仍執於援例作同一解釋,卻不在乎確認真正申請權人之事實,反而偏重名義上專利權人之權利考量,而進一步限縮得提起舉發之利害關係人之資格,即將非有專利申請權人但為法律上之利害關係人所為之舉發申請,認屬非適格之舉發人,不論事實與否,逕予舉發駁回之處分,應非專利法第71條第1項第3款之立法意旨,且有失公允。準此,益徵本條規定之利害關係人除為「有專利申請權人」外,尚可為其他利害關係人,應無疑義。

參、實務案例

       觀察近年利害關係人爭執以專利權歸屬之舉發案件,其中對於利害關係人之認定,依具體個案案情,或為主張真正具有專利申請權者、或為共有專利申請權者、或為僱傭或出資聘用關係所衍生專利申請權者,或為專利民事侵權訴訟之被告、或為已受侵害之法律上利害關係者。渠等所舉證之證明文件,面向多元,諸如受雇合約、在職證明、勞工保險、勞動契約與員工保密合約、採購合約書、工程承攬合約書、技術移轉合約書、授權契約及合作備忘錄、兩造當事人間電子郵件、著作權執照、設計圖、工程圖、民刑事起訴狀、民刑事判決等證明文件。實務上,對於舉發人所提具利害關係之證明文件,智慧局於程序上均會受理,並就證據所揭示之創作是否與系爭專利之申請專利範圍是否實質相同進行比對審理。惟有少數舉發案,舉發人已檢具相關刑事判決主張其為已受侵害之法律上利害關係人,智慧局仍限期函請舉發人提送具有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件,如舉發人逾期未檢送者,即認屬非適格之利害關係人,逕為舉發駁回審定8。

       按專利法第10條規定9及現行專利審查基準規定10,對於專利申請權之歸屬有爭執,而依調解、仲裁或判決程序確認專利申請權人者,如申請案之權利主體有所變更,經確認之專利申請權人得附具調解、仲裁或判決文件,以讓與登記方式,申請變更權利人名義。倘上開舉發人可提具確定私權效力之調解、仲裁或判決文件,即可逕循上揭規定向智慧局申請變更權利人名義,何須再循舉發程序為之,且以專利法第71條第1項第3款規定提起舉發,而以該款規定提起舉發之人雖限於利害關係人,但並未規定須取得民事確定判決為認定為真正之專利申請權人始得以本款提起舉發,是少數舉發案函請利害關係人檢具確定私權效力之調解、仲裁或判決文件,始認可其為適格之利害關係人是否妥適,不無疑義。況舉發人如為法律上之利害關係人,而非真正專利申請權人,其又如何提具確定私權效力之調解、仲裁或判決文件,是其往往無法於期限內檢送上揭證明文件至局,即逕遭舉發駁回之審定,據此所為之行政處分,其適法性,難謂不無疑義。

       審視自102年迄今,智慧局受理利害關係人以專利權歸屬爭執提起舉發約計有60件,主要以真正具有專利申請權人之資格提起舉發者居多,也有部分以民事訴訟侵權被告之身分提起舉發,但也有少數以法律上之利害關係人提起舉發。實務上,智慧局對於利害關係人適格性之認定標準,因時制宜,已由受理「狹義利害關係人」之認定標準,即舉發人為「有專利申請權人之人」或「共有專利申請權之人」,始可作為專利權歸屬爭執之適格利害關係人。放寬至「廣義利害關係人」之認定標準,即「凡系爭專利對其權利或法律上利益有影響之關係者提起舉發,則可認屬為本款規定之適格利害關係人」,此與法院見解並無二致,茲將實務案例針對舉發人適格性之認可理由臚列如下,以供參考:

(一)  案例一:新型專利M438469號「遮光片送料機構」

本案舉發人以系爭專利有違核准時專利法第107條第1項第3款規定,檢具證據1為系爭專利說明書公告本;證據2為舉發人之遮光片取送裝置設計圖;證據3及證據4均為舉發人與創作人等簽訂之聘僱合約書離職單;附件1為證2與系爭專利之比較圖;附件2為系爭專利之圖形著作侵害鑑定報告;附件3、4為民事裁定,提起舉發。經智慧局舉發審認舉發證據2之公開日期早於系爭專利申請日,且由證據3揭示證據2設計圖之創作人與舉發人具有僱傭關係。另證據4亦揭示系爭專利創作人與舉發人間具有聘僱關係,故舉發證據2至4可為系爭專利申請前之適格證據,均得為主張舉發人是否為系爭專利申請權人。再將證據2至 4之組合所揭示之創作與系爭專利之申請專利範圍是否實質相同進行比對,查因證據2、證據3 及證據4之組合不足以證明舉發人具有專利申請權,爰為審定舉發不成立11之處分。舉發審定書迭經舉發人提起訴願,亦遭訴願駁回,遂提起行政訴訟,經智慧財產及商業法院判定「原處分及訴願決定均撤銷」,並命智慧局為舉發成立,應予撤銷專利權之審定。惟被舉發人不服,提起上訴,遭最高行政法院上訴駁回而告確定。本件專利涉有相關專利民事營業秘密訴訟事件。

(二)  案例二:發明專利I482690號「增加強度之套筒」

本案舉發人以系爭專利有違核准時專利法第71條第1項第3款規定,檢具證據1為系爭專利說明書公告本;證據2為舉發人與HI-FIVE公司簽立之預應力套筒合作備忘錄及其附約;證據3為HI-FIVE公司之公司登記資料查詢結果;證、證據4為公告之I366501號「套筒」發明專利案;證據5為臺中地方檢察署開庭通知;證據6為系爭專利之權利異動資料;證據7為我國專利資訊檢索系統查詢結果;證據8為臺灣臺中地方檢察署不起訴處分書;證據9為臺灣臺中地方法院106年度智字第6號民事判決,提起舉發。經智慧局審認舉發人既認系爭專利為被舉發人依其專利之修改、延伸,且附有合作備忘錄及民、刑事訴訟資料為佐證,自當認其為適格之利害關係人。再將證據2至9所揭示之創作與系爭專利之申請專利範圍是否實質相同進行比對,查因證據2至證據9尚難證明發明專利權人非發明專利申請權人,爰為審定舉發不成立之處分。12舉發審定書迭經舉發人提起訴願,仍遭訴願駁回,惟訴願決定針對舉發人是否為適格之利害關係人一節,除維持智慧局見解外,更進一步闡明「堪認,訴願人已具體釋明其就系爭專利申請權人之爭執,具有法律上之利害關係,而為本件適格之舉發人。」顯見經濟部訴願審議委員會(以下簡稱訴願會)對於利害關係人之認定,也已從寬認定舉發人與系爭專利申請權人具有法律上之利害關係,即認屬為適格之舉發人。本件因舉發人未提起行政訴訟而告確定。

(三)  案例三:發明專利I299322號「製備高純度鹽酸之方法及系統」

本案舉發人以系爭專利有違核准時專利法第67條第1項第3款規定,檢具證據1為系爭專利說明書公告本;證據2為103年9月版專利逐條釋義第71條;證據3為系爭專利民事起訴狀;證據4為智慧財產法院及商業法院109年度民專訴字第74號開庭通知函;證據5為智慧財產法院101年度民專訴字第52號、98年度民專上字第39號判決;證據6為系爭專利宣誓書及申請權證明書。經智慧局審認證據3、4揭示舉發人為系爭專利民事侵權訴訟之被告,因系爭專利有無得以撤銷事由存在,關係到民事侵權責任是否成立,因此,足認舉發人具利害關係而得依審定時專利法第67條第1項第3款規定提起舉發。再將證據2至6所揭示之創作與系爭專利之申請專利範圍是否實質相同進行比對,查因證據2至證據6無法證明系爭專利專利權人為非專利申請權人,爰為審定舉發不成立之處分。13本件舉發審定書因舉發人未提起訴願而告確定。

肆、判決案例

       自92年專利法修法後,提起專利權歸屬爭執之舉發人資格限定為「利害關係人」。法院依審理訴訟案情不同於實務訴訟判決對「利害關係人」亦有狹義利害關係人或廣義利害關係人之見解,分別臚列於下,以供參考:

(一)  參見智慧財產法院103年度民專上字第11號民事判決,對於舉發人是否為利害關係人見解為:「按下列情事之一者,專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權,並限期追繳證書,無法追回者,應公告註銷:1.違反第12條第1項、第93條至第96條、第100條第2項、第108條準用第26條或第108條準用第31條規定者。2.專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。3. 新型專利權人為非新型專利申請權人者。以違反第12條第1項規定或有前項第3款情事,提起舉發者,限於利害關係人,修正前專利法第107條定有明文。故關於新型專利權由非真正專利申請權人提出申請或違反第12條第1項未由共同申請權人提出申請之情形,應僅限於有利害關之人,始得提出舉發,並非任何人均可提出。 所謂利害關係人,係指為真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人。」此判決係採狹義利害關係人之認定標準,即舉發人為「有專利申請權人之人」或「共有專利申請權之人」,始可作為專利法第107條第1條第3款規定之適格利害關係人。

(二)  參見最高行政法院109年度判字第325號判決,對於舉發人是否為利害關係人見解為:「準此,如以新型專利權人為非新型專利申請權人而提起舉發者,限於利害關係人始得為之。所稱「利害關係人」,係指依法具有專利申請權之人,包括實際發明人、創作人或其受讓人或繼承人、僱傭或委聘研發關係之當事人。」此判決係依專利法第5條規定之發明人、創作人或其受讓人或繼承人或依同法第7條或法規另有約定之僱傭或委聘研發關係之當事人提起舉發者,均可認屬為利害關係人。

(三)  參見智慧財產法院100年度行專訴字第115號判決,對於舉發人是否為利害關係人之資格見解為:「又依專利法第67條第1項第3款提起舉發,並非任何人均可為之,僅限於利害關係人,所謂利害關係人,係指其現已存在之權利或法律上之利益已受侵害之法律上利害關係,若僅具經濟上或其他事實上之利害關係者則不屬之。」此判決係採「廣義利害關係人」之認定標準,即「凡系爭專利對其權利或法律上利益有影響之關係者提起舉發,則可認屬為本款規定之適格利害關係人」。

伍、結語

       鑒於我國專利法第71條第1項第3款明定,涉及專利權歸屬爭執限於利害關係人始得為之,惟現行專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發2.1.2利害關係人所定之利害關係人僅為例示規定,導致審查利害關係人之認定標準不一致,難以適從。實務上,訴訟之發動者往往為名義上專利權人(其可能是非真正專利申請權人)進行侵權訴訟致影響真正專利申請權人或其他利害關係人之權利或法律上之利益,促使渠等不得不採取民事訴訟之無效抗辯、刑事訴訟或依舉發程序來撤銷其專利權等多元管道之適法行為,以求自保或回復權利。觀察實務運作,自93年專利法修正施行後,智慧局、訴願會對於利害關係人之認定標準多參照法院判決見解,採較寬鬆解釋,以避免利害關係人所舉證據確實可證明誰屬真正專利申請權人,卻逕以舉發人不適格為舉發駁回之審定,致非真正專利申請權人仍可濫用專利權影響他人之利益而無法救濟,是為符合舉發制度設計專利申請權歸屬爭執之舉發之事由立法目的及社會公義,且避免現行實務上執行所生之爭議,爰建議專利相關法規將本款利害關係人之認定標準,明定為「本款所稱利害關係人,指該專利權對其權利或法律上利益有影響之關係者」,始為適法得宜,以利審查人員及申請人有所遵循。又見於未來專利法修法,將刪除專利權歸屬爭執得為舉發之事由,使其回歸民事訴訟途徑解決爭議,是以上建議也可使專利法修法前、後對於利害關係人之認定標準與法院見解一致,免生爭議。

 

註釋:

1.  參見彭國洋(專利師季刊,2015年10月,第23期,第1頁),〈論提起專利申請權歸屬爭議的舉發申請和民事訴訟無效抗辯之主體資格〉,專利師公會。網站:lawdata.com.tw/File/PDF/J441/A00700023_001.pdf,瀏覽日期: 2022 年2 月 10 日。

2.  90年10月24日公布之第71條第1項第2款規定:「第七十一條有下列情事之一者,專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權……二、發明專利權人為非發明專利申請權人者。……」及第72條第1項規定:「前條第二款之舉發,限於有專利申請權人。……」。

3.  92年2月6日公布之67條第1項及第2項規定:「有下列情事之一者,專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權……三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事,提起舉發者,限於利害關係人……」。

4.  關於新型專利及設計專利之是類規定,亦於專利法第119條第1項第3款及第141條第1項第3款明定。

5.  參見智慧局專利法逐條釋義103年9月版(238頁),其中「又,舉發人如為專利民事侵權訴訟之被告,因民事案件係由系爭專利之專利權人主張舉發人侵害其專利權而生,系爭專利權有無得以舉發撤銷事由存在,關係到民事侵權責任是否成立,故專利民事侵權訴訟之被告為舉發人,對系爭專利提起舉發,應認其具利害關係。」該段文字雖已於專利法逐條釋義110年6月版(250頁)刪除,未見修正理由。惟仍為現行專利審查基準(110年7月14日修正施行)第五篇第一章專利權之舉發2.1.2 利害關係人所明定,爰參採智慧局專利法逐條釋義103年9月版(238頁)之說明,以符合現行專利審查基準之規定。

6.  參見蘇三榮(2016年,第18卷第9期),〈專利權人非真正發明人或專利申請人時之救濟途徑〉,聖島智慧財產專業團體。網站:https://www.saint-island.com.tw/Tw/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=320&ID=840,瀏覽日期: 2022 年 1 月 20 日。

7.  所稱實務見解,緣於智慧局之舉發審定仍見有以舉發人非為「有專利申請權人」之適格利害關係人,逕為舉發駁回之審定而論。

8.  參見智慧局111 年2 月14 日(111)智專三(三)05048 字第11120140740號專利舉發審定書(專利舉發案號:099104830N02)。

9.  專利法第10條規定:「雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者,得附具證明文件,向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時,得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件。

10.  參見現行專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第十一章申請權之異動1.讓與登記(1-11-1頁)。

11.  參見智慧局106 年4 月26 日(106)智專三(三)05132 字第10620454140號專利舉發審定書(專利舉發案號:101206404N01)、經濟部106年9月7日經訴字第10606310500號訴願決定書、智慧財產法院106年度行專訴字第72號行政判決、最高行政法院109年度判字第325號判決、智慧財產法院102年度民營訴字第6號民事中間判決、智慧財產法院107年度民營上字第1號民事判決。

12.  參見智慧局107 年6 月20 日(107)智專三(三)06022 字第10720553860 號專利舉發審定書(專利舉發案號:101141026N02) 、經濟部107年11月12日經訴字第10706310810號訴願決定書。

13.  參見智慧局111 年2 月22 日(111)智專三(五)01103 字第11120177150 號判決專利舉發審定書(專利舉發案號:092122322N02)。

 

作者簡介

姓名:洪菁蔓

現職:經濟部智慧財產局約聘事務員

學歷:中國文化大學英國語文學系

經歷:經濟部智慧財產局專利一組負責專利程序行政爭訟

經歷:經濟部智慧財產局專利二組負責綜合行政

經歷:​經濟部智慧財產局專利三組負責專利審查品質覆核行政及舉聽證作業

著作:

一、我國導入臨時申請案制度之可行性探討(葉士緯 、洪菁蔓 、周光宇合著;經濟部智慧財產局智慧財產權月刊)

二、專利程序審查基準 2010 年修正之簡介(洪菁蔓、陳煒仁、周光宇合著;經濟部智慧財產局智慧財產權月刊)

三、探討專利申請案之說明書(圖說)、申請專利範圍及必要圖式以外文本提出申請之處理原則(洪菁蔓、陳煒仁、周光宇合著;經濟部智慧財產局智慧財產權月刊)

四、論檢送國際優先權證明文件期間之法律性質(洪菁蔓著;經濟部智慧財產局智慧財產權月刊)

 

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