賴名亮助理教授 國立臺北科技大學智慧財產權研究所 經濟部智慧財產局兼任專利審查委員 壹、 前言 在國際貿易的體系之下，世界上大部分國家皆已依照與貿易有關的智慧財產權協定1（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱TRIPS）對於工業設計具新穎性或原創性者，予以保護，多數國家對於新穎性或原創性規定較有共識，工業設計與已知設計、或與習知設計特徵之結合需要有顯著差異才具備新穎性或原創性。但是對於創作性的判斷，主要是為了解決設計創作之創新程度與創作難度的問題，並希望在產業利用發展與創新保護之間取得一適度平衡，避免設計專利核發浮濫，設計創作與先前設計之必須具有明顯差異之視覺效果，才具有可專利性。創作性的判斷在不同專利局的審查標準可能差異很大，例如在美國設計專利的「非顯而易知性」判斷2，在整體觀察比對的原則之下，允許結合引證文件中一個以上先前技藝，挑戰設計專利申請案的非顯而易知性；但歐盟設計在註冊申請時，只有形式審查，即不審查案件的新穎性和獨特性3，只有請求無效宣告時，才對新穎性與獨特性進行實質審查4，而其「獨特性」判斷只與單一先前引證進行比對，與我國設計專利的創作性判斷5不同，我國創作性判斷除了可以一份引證文件中之部分技藝內容的組合，也可能是一份引證文件中之部分技藝內容與其他已公開之先前技藝內容的組合，也可以是多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，本文即以一個實務案例發起探討，討論我國結合複數前案之設計專利創作性判斷原則。 貳、 智慧財產法院103年行專訴字第88號判決案由事實與判決要旨 原告於民國（以下同）94年5月4日以「梅花冰」申請新式樣專利，經審查於96年6月21日獲准專利6（下稱系爭專利）。之後第三人向經濟部智慧財產局提起舉發，認為系爭專利違反核准時專利法第110條第4項之規定，而經濟部智慧財產局審查於103年3月25日作出舉發成立撤銷專利之處分，雖原告提起訴願，但經濟部於103年8月6日訴願決定駁回，原告不服因此向智慧財產法院提起行政訴訟7。 本案系爭專利是一種梅花形狀之冰品（如圖1），由一本體及一圓棒所組成，本體包含兩種不同口味冰品，其中一口味位於本體中央圓形部位，另一口味冰品具有如梅花花瓣之五個圓弧形而位於中央圓形之外圍，圓棒則插設在本體底部。而謝麗卿向智慧財產局提出之舉發證據，與本案最相關者為證據2（如圖2）8與證據4（如圖3）9，證據2為外觀由同心圓柱與圓棒組成之冰棒，證據4為中央圓形而周圍設有梅花花瓣外形之沱茶，組合證據2及證據4，認為兩者與系爭專利同屬食品類產品，且具有共通之外觀特徵（即中心表面呈圓形與外圍花瓣形輪廓呈現兩層不同層次之視覺外觀），因此所屬技術領域具通常知識者在開發相關食品產品時，有合理動機結合證據2及證據4而輕易完成系爭專利之整體設計，系爭專利不具創作性10。法院認為原告訴請撤銷訴願決定及原處分為無理由，原告之訴駁回。 叁、 由以上案例探討我國設計專利創作性之判斷 本案主要與設計專利之專利要件判斷有關，依我國專利審查基準第三篇設計專利實體審查記載11「設計係指對物品的形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，而可供產業上利用之設計，如果有以下情形：申請前有相同或近似之設計，已見於刊物、已公開實施者或申請前已為公眾所知悉者，為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及時，不得取得專利」，而對於已獲准之專利，任何人認為有違反以上情事者，可檢附證據向智慧財產局提出舉發。 判斷設計專利是否具專利性12，優先考慮申請標的是否符合設計定義。設計為應用於「物品」外觀，透過視覺訴求之創作，系爭專利已於圖式明確且充分揭露設計之外觀，並在說明書之設計名稱明確指定「物品」（梅花冰）13。其次判斷是否為法定不予設計專利之項目（純功能性之物品造形、純藝術創作、積體電路電路布局及電子電路布局、物品妨害公共秩序或善良風俗者），系爭專利並無以上情事。接著判斷是否具有專利要件，首先檢驗產業利用性，系爭專利之設計在食品（冰品）產業上能被製造，該設計可供產業上利用，具產業利用性。其次檢驗新穎性，與系爭專利最接近的前案，在本案中是證據2，但證據2並無系爭專利之外圍花瓣形狀，顯然兩者外觀不相同也不近似，系爭專利具新穎性，在本案中相關人也都認同此點無爭執。再其次是檢驗創作性，被告認為組合證據2及證據4可形成外觀近似於系爭專利之物品，且兩者屬於食品產業領域，該領域具有通常知識者組合以上兩證據前案並不困難，因此系爭專利不具創作性14。但原告認為證據4是一種以普洱茶為原料，經蒸壓製成的茶磚，係經泡茶飲用，與系爭專利可直接食用的冰棒不同，不屬於相同技藝領域，因此組合證據2及證據4對於所屬技藝領域通常知識者而言並不容易，而認為係爭專利應有創作性15。最後是考量擬制新穎性以及是否違反先申請原則，以本案而言並無以上的問題。由此可見，雙方爭點主要在於設計專利創作性之判斷，以下也將針對創作性判斷進行詳細討論。 依據專利審查基準規定，雖然申請專利之設計與先前技藝不相同亦不近似而具有差異，但該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝而能易於思及者，稱該設計不具創作性16。該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，並非某個實際之人，而是指具有申請時該設計所屬技藝領域中一般知識及普通技能，並能理解、利用申請時之先前技藝的人；在本案中，法院認為具有通常知識者的技藝水準，應是從事製造銷售冰品工作1年以上經驗者17，本研究認為此論述合理；且須注意判斷創作性之先前技藝並不侷限於相同或近似的物品。 判斷設計專利是否具創作性，實務上依以下步驟進行判斷18：首先確定申請專利之設計的範圍；然後確定先前技藝所揭露的內容；再來是確定申請專利之設計所屬技藝領域中具有通常知識者之技藝水準；接著確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異；最後判斷申請專利之設計與先前技藝之間的差異，是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及者。比對申請專利之設計與主要引證時，若兩者之間差異只在於參酌先前技藝與申請時之通常知識所為簡單手法之創作，且無法使該設計整體外觀產生特殊視覺效果者，應認定該設計屬於容易思及，不具創作性。更具體的來說，如果差異僅是直接模仿或利用轉用手法，包括模仿自然界事物、著名著作，或直接轉用其他技藝領域之先前技藝；或該差異只是就習知設計之外觀做簡單變化，包含利用其他先前技藝作直接置換、組合，改變位置、比例、數目，或運用習知設計的簡單變化，只利用這些簡易手法所產生之創作，且無法使該設計整體外觀產生特殊視覺效果者，應認定該設計屬於容易思及。而特殊視覺效果是指申請專利之設計可產生明顯不同於先前技藝且具設計特徵的視覺效果19；以上判斷原則在美國設計專利審查指引與歐盟設計專利審查規則均有類似規定20。 判斷所申請之設計是否容易思及時有下列幾點考量：首先考慮系爭專利是否屬於模仿自然界事物，由於自然界中的事物不是人類心智創作的成果，直接模仿自然界事物對於設計之創新並無實質助益21；因此，申請專利之設計與先前技藝之差異若僅在於動植物、礦物、自然風景或物品之模仿應用，且無產生整體外觀特殊視覺效果者，應認定為容易思及。雖然系爭專利外圍採用梅花花瓣形狀，但內有同心圓環狀，視覺效果與自然界梅花已有差異且易於分辨，因此不屬於單純模仿自然界形態之情事。其次考量系爭專利是否落入直接模仿應用已知的著名建築物或圖像，再做成不同物品，系爭專利無此問題。再考慮是否為運用習知設計之外觀，申請專利之設計與先前技藝之差異，是運用三度空間或二度空間的形狀、花紋或色彩者，可能是基本幾何圖形、傳統圖像，或已被一般民眾熟悉之花紋形狀如：方形、圓形、三角形、梅花形等等，或運用左右、上下、前後等基本構成型式所構成者，或從既有色彩體系中應用特定色彩，如果無法使設計整體外觀產生特殊視覺效果者，應認定為容易思及22。此部分判斷原則未見於美國設計專利審查指引，但是歐盟設計專利審查規則可發現類似規定23。對本案系爭專利而言，外圍採取梅花形狀，可能有運用習知設計外觀的疑慮，但是其中央有同心圓形狀構造，確實使整體外觀產生有別於單純梅花形狀之視覺效果，因此可視為排除以上疑慮。 接著思考系爭專利之設計與先前技藝之差異，是否在於改變相關先前技藝中之設計的比例、位置或數目而構成，以系爭專利單獨與舉發證據2及證據4進行比對，並無此情事。再來考慮是否有直接轉用之情形，由於創作性之審查，先前技藝領域並不侷限於相同或近似物品之技藝領域，若申請專利之設計與先前技藝之差異，被認為是其他技藝領域之物品外觀直接轉用，且無法使該設計之整體外觀產生特殊視覺效果者，則不具創作性。轉用之相關判斷也可見於美國設計專利審查指引與歐盟設計專利審查規則。以本案而言，若由舉發證據2之同心圓形狀要直接轉用為系爭專利之梅花花瓣形狀確實不屬於直覺容易的思考方式，因此可排除此原因。最後考慮是否有置換、組合而缺乏創作性的情事，若申請專利之設計與先前技藝之差異為其他先前技藝內容所為之簡易置換、組合，且經置換、組合後無法使該設計之整體外觀產生特殊視覺效果者，應認定為缺乏創作性。美國設計專利審查指引無特別論述置換，但指出複數先前引證之組合是屬於非顯而易知性的判斷範圍，而歐盟設計專利審查規則在此與我國及美國規定有明顯不同，提到獨特性時只可與單一先前引證比對，而不可組合複數引證來判斷獨特性24。 以本案系爭專利而言，確實可發現將舉發證據2及證據4之組合具有合理性，對於食用冰品設計所屬技藝領域中具有通常知識者，將證據4所揭露短厚梅花形花瓣外輪廓之視覺特徵，置換於證據2同心圓冰棒體之外圈，然後與同心圓內圈組合，有合理動機而且容易思及系爭專利整體設計，且系爭專利之整體設計並未產生特殊效果，至於原告所宣稱證據2及證據4分屬不相干技藝領域而無組合動機，經查兩者在國際工業設計分類的都落在食品技藝領域，不能認為是不相干技藝領域25。而且審查創作性時，先前技藝領域並不限於申請標的之技藝領域，另外原告所宣稱的創作性輔助性證明資料為商業上之成功，所提供證據無法證明其銷售成功是直接基於原告之產品具有該系爭專利，而與廣告或銷售手法無關26；因此判斷系爭專利不具有創作性。 肆、 結論 本文贊同本案之判決結論，另外針對本判決可歸納出判斷設計專利創作性的簡單原則：首先進行新穎性判斷，在外觀相同或近似的前提下，如果是進行相同物品或近似物品的比對（單一先前技藝），則該設計不具新穎性，若通過新穎性比對後，再進行創作性比對，如果是不相同或不近似物品的比對，可能是單一先前技藝的轉用，單一先前技藝與其他先前技藝之組合即揭露申請設計專利之整體外觀特徵，則該設計不具創作性；另一方面，若將本案之相關裁判一併解讀27，可發現系爭專利之故事全貌：原告以梅花冰外觀設計申請設計專利，獲證後，發現有第三人製造販賣類似冰品，專利權人於是提起侵權賠償訴訟，而對方除在訴訟中主張系爭專利不具專利性因此無侵權問題，並對系爭專利提起舉發，後來舉發成立系爭專利無效，因此免除侵權問題；一般而言，我國專利申請人在申請專利前並未做充足的專利前案檢索，以設計專利而言，即使進行了專利檢索，也會聚焦於是否有相同先前技藝，即新穎性方面的判斷，而常會忽略是否有結合複數前案而影響創作性的情形，以本案而言，梅花花瓣外形並非特殊形狀，稍加檢索應不難發現有眾多梅花外形的其他物品，只要與圓形冰棒外形組合，即能完成系爭專利外觀視覺特徵效果，因此申請設計專利之前，若要進行相關先前技藝之檢索工作，應慎重考慮是否有結合複數前案而能實現創作的情事，才不至於浪費資源申請專利，並能避免衍生後續問題。 註釋： 1. 與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）於1996年1月1日開始生效，這是國際間提供智慧財產權保護態樣最廣泛的單一多邊協定，包括：著作權及其鄰接權、商標、專利、地理標示、工業設計、積體電路電路佈局、未公開資訊之保護等都在此協定規範之下，除訂定相關權利之最低保護標準外，也提出權利實質內容及相關保護程序與行政、司法救濟管道等。 2. 參照MPEP§1504.03 Non-Obviousness,Ⅰ. GATHERING THE FACT. 3. 歐盟設計專利並無所謂創作性判斷，但與我國創作性最接近的是獨特性判斷，但獨特性只比較單一先前技術引證，與我國可結合複數引證比對創作性的作法不同，在此敘明。 4. 參見https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/designs (last visited Aug. 25, 2011). 5. 經濟部智慧財產局，專利審查基準，詳見網頁https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-687-101-xCat-03.html，最後瀏覽日期：110年8月6日。 6. 專利公告號為D119009，102年1月1日修正施行之專利法將新式樣專利改稱為設計專利。 7. 本案智慧財產法院之判決為原告之訴駁回，系爭專利確定撤銷成立，合先敘明。 8. 新式樣專利D102669，公告日民國94年2月1日早於系爭專利申請日。 9. 中國外觀設計專利98322915.5，公告日民國88年5月12日早於系爭專利申請日。 10. 同註7，判決內文引用舉發人所提證據與理由。 11. 同註5。 12. 同註5，判斷設計專利是否具可專利性由作者歸納我國設計專利審查基準內容而得。 13. 同註7，整理判決內文而得。 14. 同註7，整理判決內容被告之主張與理由。 15. 同註7，整理判決內容原告之主張與理由。 16. 同註5，歸納我國設計專利審查基準內容關於創作性之比對先前技術的技術領域與所申請之設計所屬領域的關係。 17. 同註7，整理判決內容法官論述之理由。 18. 同註5，歸納我國設計專利審查基準內容關於創作性之比對步驟。 19. 同註5，歸納我國設計專利審查基準內容關於如何比對申請案與引證差異並判斷創作性。 20. 同註2與註4，歸納美國設計專利審查指引與歐盟設計專利審查規則而得。 21. 同註5，作者歸納我國設計專利審查基準內容何謂易於思及之論述。 22. 同註5，作者歸納我國設計專利審查基準內容何謂易於思及之論述。 23. 同註2與註4，歸納美國設計專利審查指引與歐盟設計專利審查規則而得。 24. 同註2與註4，歸納美國設計專利審查指引與歐盟設計專利審查規則而得。 25. 同註7，整理判決內容法官論述之理由。 26. 同註7，整理判決內容原告主張之判斷創作性輔助理由未被法官接受。 27. 智慧財產法院103年度民專上易字第2號民事判決。 28. 同註7，引用判決內容之圖。 29. 同註7，引用判決內容之圖。 30. 同註7，引用判決內容之圖。 圖1. 系爭專利代表圖28。 圖2. 證據2之代表圖29。 圖3. 證據4之代表圖30。 作者簡介： 姓名：賴名亮 現職：國立臺北科技大學智慧財產權研究所 專任助理教授 學歷： 英國格拉斯哥大學生物醫學工程，博士， 2015 國立臺灣大學電機工程研究所，碩士， 2000 國立交通大學電信工程學系，學士，1998 經歷： 中央研究院智財技轉處 科長 中央研究院智財技轉處 技轉經理 經濟部智慧財產局 兼任專利審查委員 經濟部智慧財產局 專利助理審查官 台達電子工業股份有限公司 研發工程師 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局