彭國洋 律師/專利師 連邦國際專利商標事務所 壹、 前言 按真正專利申請權人因身為發明人或與發明人間有讓與或繼承關係，因而取得具名向專利專責機關申請專利的權利；其事後得知該發明已為他人冒充申請專利者，若冒充專利申請案尚在審查中，實務上肯認真正專利申請權人得向民事法院提起確認或給付訴訟，藉以請求確認其為冒充專利申請案之專利申請權人即所有人，或請求移轉或變更冒充專利申請案之專利申請權人名義。對之，若冒充專利申請案已核准者，實務上肯認真正專利申請權人亦得向民事法院提起確認或給付訴訟，藉以請求確認其為冒充專利之專利權人，或請求移轉或變更冒充專利申請案之專利權人名義。惟若真正專利申請權人於起訴前或後未曾提出專利申請，亦未曾對於冒充專利申請案之提出、修正和核准作出貢獻，則其何以得主張具有該冒充專利申請案之所有權或冒充專利權，過去實務上未見原告起訴理由或法院判決曾提出說明。若法院判決逕行確認原告為冒充專利申請案（或冒充專利）之所有人，或命被告移轉或變更冒充專利申請案之專利申請權人名義（或冒充專利之專利權人），藉以使原告受領冒充專利申請人（或冒充專利權人）先前無論為善意或惡意所提出專利申請之成果，致使原告因創作研發之事實行為而僅取得申請專利的權利，但未曾參與專利申請程序卻不勞而獲，反而因判決結果獲得更大內涵範圍的專利申請權或專利權，是否符合公平正義，非無爭議1。 貳、 案件事實及法院見解 一、 起訴事實 近來實務上有一案例2與此議題有關，事實為原告A公司代表人甲等人與時任被告B公司之總經理即被告乙曾就原告製造之第三代發電花鼓產品簽屬「合作承諾書」及合作契約書，約定上述產品之合作事宜。此後，雙方依前述雙方議定之合作內容進行合作，在生產與銷售之分工方面，係由原告公司自行生產上述發電機，B公司加工製造8系列發電花鼓產品外殼，將外殼送交原告A公司組裝、測試後，再將測試完成之發電花鼓產品送至B公司工廠於外殼上以雷射雕刻產品型號與產品序號，並由B公司銷售。惟嗣後B公司突然無預警通知A公司，自某年月日起終止合作契約。 原告A公司代表人甲事後查知，被告乙與丙早已日私下設立C公司，並以乙為董事長、丙為董事。乙、丙取得上述發電機及8 系列發電花鼓相關技術、生產細節後，乙竟私自持以申請新型專利，並以乙、丙為系爭專利創作人，經經濟部智慧財產局公告准予系爭新型專利，於知悉原告A公司於我國申請發明專利未獲准予專利後，更利用新型專利形式審查程序，趁機將原告創作之技術據為己有持以申請系爭專利，更製造與原告A公司產品零件形狀、尺寸、結構幾乎一模一樣之發電花鼓產品。 基於上述，原告A公司先位聲明：（一）主張其具有被告乙前所申請並取得之系爭新型專利之專利申請權及專利權；（㈡）被告乙應移轉系爭專利之專利權予A公司；（㈢）被告乙就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更。原告A公司主張，被告乙擁有系爭專利之專利權，實無法律上之原因而受有利益，並造成原告公司無法取得系爭專利之損害；且被告乙係故意侵害原告A公司之系爭專利申請權人地位、使原告A公司無從享有系爭專利權，是原告A公司的先位聲明（二）的請求權基礎為，依民法第179條、第184條第1項，請求被告乙返還不當得利或回復原狀，移轉系爭專利之專利權予原告公司所有。同時，原告A公司得依專利法第120條準用同法第96條第1項防止侵害請求權之規定，請求被告乙不得就系爭專利為處分、設定負擔、授權或為任何變更，避免其將系爭專利再為移轉、處分、設定負擔，致無法回復為上訴人所有。 原告A公司的備位聲明第1 項為確認被告乙對系爭專利之專利申請權及專利權不存在，其理由略為：原告A公司始為系爭專利之申請權人及專利權人等語。 二、 智慧財產法院一審判決之理由 針對原告A公司的先位聲明，智慧財產法院一審判決3認為，「本件兩造所爭執者雖為專利權之歸屬，惟其實質爭議之內容，即在於被告乙所申請之系爭專利究竟有無抄襲原告之創作內容。所謂實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同4。」繼而認定，原證15至18、285固可認定被告乙有接觸其所載技術內容之可能性；原證33至34、36至526固可認定被告乙有接觸或有可能接觸其所載技術內容；惟原證15至18、28、原證33至34、36至52及原告系爭實物之技術內容，至少未揭露相當於系爭專利請求項1 要件1C及1E之技術內容，且原告系爭實物未揭露系爭專利之「每一第一、第二凸塊分別具有一卡嵌部」，故系爭專利請求項1 要件1C與系爭實物之技術內容具有差異，原告系爭實物未揭露系爭專利之「間隔件」、「每一第一、第二間隔件分別具有一與每一卡嵌部形狀相配合的卡合部」，故系爭專利請求項1 要件1E與系爭實物之技術內容具有差異。準此，一審判決認為原證15至18、28、33至34、36至52及原告系爭實物並未揭露與系爭專利「實質相同」之技術內容，其不足以證明原告公司為系爭專利之申請權人及專利權人。 針對原告公司的備位聲明，一審判決7認為，「原告備位聲明第1 項消極確認被告乙對系爭專利申請權及專利權不存在部分，縱或有何確認利益」，亦須以「『清楚且令人信服之程度』（Clear and Convincing Evidence ）之證據證明力之要求強度」證明之；又認為，「原證15至18、28、33至34、36至52及原告之系爭實物，並未揭露與系爭專利『實質相同』之技術內容，系爭專利與原告所提證據之技術內容具有明顯實質差異，故原告所提證據不足以證明被告乙所申請之系爭專利係抄襲自原告公司之創作內容，而非為被告乙自身所創作，是原告公司所提證據，不足證明被告乙之專利申請權及專利權不存在8。」故而作成結論：「系爭專利既未經撤銷確定，則仍屬有效存在，原告A公司請求確認被告乙就系爭專利申請權及專利權不存在，並無理由。」換言之，一審判決似乎認為民事法院不肯認原告得提起消極確認之訴，訴請確認被告就系爭專利申請權及專利權不存在，其理由似為被告就系爭專利申請權及專利權不存在的結論應以舉發申請（撤銷系爭專利權）之行政爭訟程序決之9。 三、 智慧財產法院二審判決之理由 原告A公司不服一審判決而提起上訴，並將先位之訴改為確認系爭專利之專利申請權為上訴人A公司所有。針對上訴人即原告公司的先位聲明，智慧財產法院二審判決10認為，「經比對分析，系爭專利雖與上訴人之專利申請案（原證28）有顯著差異，但與上訴人之產品實物很接近，被上訴人所提出之產學合作及研發紀錄均不能證明係產學合作或自行研發系爭專利，應係被上訴人參考上訴人之系爭實物稍作修改後提出申請系爭專利，而且系爭專利與上訴人之系爭實物僅有卡合部（或卡嵌部）數量以及磁軛頂抵位置多寡之些微差異，為所屬領域通常知識者得以輕易完成之簡單變化，應認與上訴人之系爭實物屬實質相同之創作，故上訴人請求確認其為系爭專利之申請權人，為有理由，應予准許11。」繼而認定「上訴人應為系爭專利申請權人，被上訴人乙卻據為向智慧局申請專利，無法律上原因而取得系爭專利權，侵害上訴人之系爭專利申請權，故上訴人依民法第184條第1項前段、第179條規定，請求被上訴人乙移轉系爭專利權予上訴人，亦為有理由，應予准許12。」復又認為本件系爭專利並非上訴人向智慧局提出申請，故不應准許上訴人訴請確認其為系爭專利權之所有人13。 綜上所述，二審判決認為上訴人應為系爭專利之申請權人，但卻非專利權人。所以判決主文為確認系爭新型專利之專利申請權為上訴人所有；被上訴人乙應移轉系爭新型專利之專利權予上訴人14。 四、 最高法院三審判決指摘二審判決之理由 被上訴人乙不服二審判決而提起上訴，最高法院作成判決15認為，「當真正創作人與新型專利權人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第120條準用同法第35 條之規定，由真正創作人於該專利案公告後2年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請新型專利，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。」換言之，最高法院本件判決認為專利申請權歸屬爭議事件之當事人，得以下列方式救濟之：（1）依專利法第10條之規定，附具證明文件向智慧局申請變更權利人16；（2）基於雙方的權利讓與協議而繼受取得專利申請權和（或）專利權；（3）真正專利申請權人依專利法第35條之規定，舉發撤銷冒認專利權並遵期提出另一專利申請案。 最高法院本件判決復認為「真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，得否逕認其新型專利權受潛[按：僭]稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求潛[按：僭]稱專利申請權人回復原狀，移轉該新型專利權予己？」「不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛[按：僭]稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地。」換言之，最高法院本件判決提出質疑：真正專利申請權人本應依法以上述三種方式經智慧局核准取得專利權，在此之前，真正申請權人之何權利受有損害？而得依侵權行為法則，請求僭稱專利申請權人回復原狀？或者在此之前，真正申請權人受有何損害？僭稱專利申請權人受有何利益？兩者間有因果關係，而得依不當得利規定，請求僭稱專利申請權人返還之？原審判決及一審判決對以上議題確實未曾說明。 參、 本文之見解 一、專利申請權及專利權歸屬爭議案件應屬民事案件 關於專利申請權歸屬紛爭，實務上原告最常面臨的問題厥為專利申請權歸屬之紛爭究為私法上之法律關係抑為公法上之法律關係，過去民事法院判決對此問題非無爭論。多數判決認為專利申請權歸屬之紛爭為私法上之法律關係；少數判決認為，若專利申請權歸屬的爭執非涉及契約關係之約定者，性質屬於公法事件而為公法上之法律關係；反之，若專利申請權歸屬的爭執涉及契約關係之約定者，性質屬於私法事件而為私法上之法律關係17。 2008年智慧財產案件審理法（下稱智審法）施行後，民事法院取得於個案中判斷智慧財產權有效性之權力，得於判決理由中行使第一次判斷權，本不生使智慧局撤銷智慧財產權或註銷智慧財產權登記之效力；惟智慧財產權舉發或評定案經智慧財產法院行政庭裁判時，為避免裁判歧異，在相同舉發或評定理由與證據的情形下，通常會採取與民事法院相同之判斷，如此使得民事法院於個案中判斷智慧財產權有效性之判斷，事實上形同取得通案效力。是以，民事法院是否得代替智慧局行使權力，本是立法裁量事項，非訴訟法理上之當然推論。再者，專利舉發事由，除專利申請權歸屬為專利權主體瑕疵外，皆與專利權客體瑕疵有關，本為智慧局行使公權力審查判斷之對象，亦為智慧財產法院行政庭裁判之標的，依智審法第16條之規定，民事法院尚不得剝奪智慧局和智慧財產法院行政庭的最後決定權限，僅能於判決理由中敘述智慧財產權有效性之判斷18。 至於專利申請權歸屬為專利權主體瑕疵，即與專利權已成為私法上的權利之歸屬有關，而與專利權客體瑕疵無涉。我國最高行政法院之一致見解19認為，此專利權主體瑕疵之判斷非智慧局之專有權限，民事法院較智慧局更能決定專利權客體的權利歸屬，是以專利權主體就專利權客體有無隸屬關係，屬私法上之法律關係，非智慧局所能獨斷認定者，此與授予專利權決定為行政處分係屬二事，不可混為一談20。 二、最高法院本件判決中所稱民事法院不應越俎代庖的見解非無疑義 綜上所述，依目前最高行政法院及大多數智慧財產法院民事一審及二審判決之見解，民事法院得審理專利申請權歸屬爭議案件，此亦為智慧財產案件審理細則第2條第1款之規定。而最高法院本件判決所稱：「新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款[按；應為第1款]規定，得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。」似指民事法院於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件中，在智慧局就該專利權之舉發申請作成處分前，不得自行撤銷專利權。 惟在本件案例中，原告A公司於二審訴訟程序中僅於先位之訴主張確認系爭專利之專利申請權為上訴人即原告A公司所有，並命被上訴人乙移轉系爭專利之專利權予己，並獲二審勝訴判決；而備位之訴（消極確認之訴）經原審駁回且A公司未聲明不服而未繫屬於最高法院，最高法院本件判決即未對之加以審理。基此，二審判決主文僅認定A公司為系爭專利之專利申請權人且乙應移轉系爭專利之專利權予A公司，而未曾於其主文或理由中否定系爭專利的效力，此亦為上述民事法院得審理專利申請權歸屬爭議案件之實務主流見解的體現，則最高法院本件判決所稱「民事法院不應越俎代庖，就行政行為自為行使」若係指專利申請權歸屬爭議案件應以行政爭訟方式（即以專利法第35條規定之舉發撤銷冒認專利權）為之，即與上開最高行政法院之一致見解容有齟齬，似應再予辨明。 三、本案例中原告逕行提起給付訴訟主張不當得利之疑義 針對最高法院本件判決所提問題：真正專利申請權人未依法以上述三種方式經智慧局核准取得專利權前，真正申請權人受有何損害？僭稱專利申請權人受有何利益？兩者間有因果關係，而得依不當得利規定，請求僭稱專利申請權人返還之？對此，原告A公司於一審及二審訴訟期間亦未曾思及此等議題並進而提出理由，當然一審及二審判決亦漏未判斷。 本文認為，原告A公司即真正專利申請權人因未曾提出專利申請並因而獲准專利，原本具有的利益僅為其取得21其負責人甲發明創作完成時所具有「狹義的申請專利之權利22」，而與被告乙提出專利申請後所形式上具有的「專利申請權」以及其後取得之「專利權」不同，蓋此三項權利中之後者（專利申請權、專利權）分別為其前者（狹義的申請專利之權利、專利申請權）之「替代」（代位物），且後者的內涵和價值應大於其前者。此時，被告乙即得利人之利益大於原告A公司即受損人之損害，依目前實務和通說之見解，不當得利法上應返還的範圍，「利益大於損害，以損害為準」，則真正專利申請權人A公司依據不當得利法則，僅能請求被告乙返還「狹義的申請專利之權利」，而非其提出專利申請後形式上所具有的「專利申請權」，甚或「專利權」23。是以，最高法院本件判決所提上開問題，確屬灼見。 最高法院本件判決所稱「民事法院不應越俎代庖，就行政行為自為行使」之質疑亦可理解為，原告A公司未曾就相同發明創造向智慧局申請專利，反而由被告乙越俎代庖；所以若以確認判決逕行確認原告A公司為專利申請權人（或專利權人），或以給付判決逕行命被告乙應移轉（或變更）系爭專利權予原告A公司，似乎為法理所不容；否則不啻形同以民事法院判決治癒原告A公司未曾向智慧局提出專利申請案之瑕疵。再者，二審法院判決亦曾說明「本件系爭專利並非上訴人向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得利權，上訴人亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生效力，故上訴人直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無依據，不應准許24。」 惟本文以為，被告僭稱其為專利申請權人之冒名行為乃其以申請專利之新型的創作人或與創作人間有某種法律關係成為申請權人自居而提出專利申請，即被告乙係以他人之名義（真正專利申請權人實為A公司）為法律行為和事實行為，且相對人亦以該他人為其當事人，致使發生「專利申請權人」同一性之混淆25；被告乙未經授權而使用該他人名義，其與民法上無權代理人未經授權而以本人名義為法律行為之情形雖非完全相同但實相類似，學說上稱為替名代理（或假冒他人之名）（Handeln unter fremdem Namen）26，似得類推適用無權代理之規定27，則無代理權人（被告乙）以冒名代理專利申請權人之名義（真正專利申請權人A公司）而為之代理行為，效力未定28。例如被告乙於冒名提出專利申請後的所有專利程序行為和民事法律行為，皆屬得發生公法上和私法上法律效果的法律行為，在未得真正專利申請權人事後承認前，其法律行為之效力未定。若然，原告A公司依不當得利規定向民事法院請求返還被告乙之專利權者，得類推適用無權代理之規定，而解釋為原告A公司於訴訟上承認（事後同意）被告乙（冒名者、名義上專利權人）曾經向智慧局提出冒充專利申請案之所有專利審查行政行為，而冒充申請人乙即成為真正專利申請權人A公司的履行輔助人。是以該等專利審查行政行為因本人（原告A公司）承認而溯及於成立時對於本人發生效力。亦即本人概括接受冒名者與智慧局間就冒充專利申請案之專利審查行政行為，即得填補本人未曾提出專利申請之憾。準此，民事法院判決可以確認原告A公司為系爭專利權之專利申請權人及專利權人，已無爭議，原告A公司復概括接受被告乙與智慧局間就系爭專利案之專利審查行政行為，則原告A公司進一步請求訴請被告乙返還不當得利（系爭專利權），其方式為將被告乙之系爭專利權的登記名義塗銷29並移轉（變更30）登記，即有法理上之基礎31。換言之，變更專利權人名義的效力應具有溯及效32。至於冒充申請人即無代理權人乙對於真正專利申請權人即本人A公司，得提起反訴或另行起訴，依民法關於無因管理的規定主張權利，則屬另一問題33。 對之，因冒充專利申請案已經核准，若原告A公司未類推適用無權代理之規定者，此時原告A公司已無法取代冒充申請人即被告乙之行政程序地位（取代申請），則原告A公司之專利申請權即已消滅34而無從回復；則原告依照民事訴訟法第247條第1項之規定，提起確認訴訟，僅能確認現在之法律關係，而無法確認過去之法律關係，應認欠缺確認利益。惟尚得以不當得利法則，請求不能返還原告之專利申請權所應償還之客觀價額；或以侵權行為法則，請求侵害原告之專利申請權之損害賠償；此時原告無法以所有人之物上請求權，請求返還原告之專利申請權35。 四、本案例中原告逕行提起給付訴訟主張侵權行為之疑義 針對最高法院本件判決所提問題：真正專利申請權人未依法以上述三種方式經智慧局核准取得專利權前，真正申請權人之何權利受有損害？而得依侵權行為法則，請求僭稱專利申請權人回復原狀？對此，原告A公司於一審及二審訴訟期間亦未曾思及此等議題並進而提出理由，當然一審及二審判決亦漏未判斷。 按原告A公司依侵權行為法則，主張被告乙負損害賠償或回復原狀之責任者，原告A公司必須舉證被告侵害其權利或利益。所謂權利係指私權而不包括公法上的權利在內。所謂侵害權利，係指妨害權利的行使或享有。原告A公司因未曾提出專利申請並因而獲准專利，原本具有的利益僅為發明創作完成時所具有「狹義的申請專利之權利」，則冒充專利權人乙之前提出專利申請並因而獲准系爭專利，應僅妨害A公司之「狹義的申請專利之權利」的行使或享有，而與被告乙提出專利申請後形式上所具有的「專利申請權」以及其後取得之「專利權」無涉。此時，原告A公司得依民法第213條請求被告回復原狀，若以塗銷或變更專利權登記方式返還，則原告A公司將取得其未曾提出但由冒充專利權人乙提出專利申請後形式上所具有的「專利申請權」和「專利權」，是否屬於侵權行為法則損害賠償所稱之「回復原狀」或「金錢賠償」係填補至「應有狀態」之情事，非無疑問36。是以，最高法院本件判決所提上開問題，確有見地。 如前所述，若原告A公司依侵權行為法則，向民事法院請求變更被告乙之專利權登記名義而回復原狀者，得類推適用無權代理之規定，而解釋為原告A公司於訴訟上承認（事後同意）被告乙（冒名者、名義上專利權人）曾經向智慧局提出冒充專利申請案之所有專利審查行政行為，而冒充申請人乙即成為真正專利申請權人A公司的履行輔助人。是以該等專利審查行政行為因本人（原告A公司）承認而溯及於成立時對於本人發生效力。亦即本人概括接受冒名者與智慧局間就冒充專利申請案之專利審查行政行為，即得填補本人未曾提出專利申請之憾。準此，民事法院判決可以確認原告A公司為系爭專利權之專利申請權人及專利權人，已無爭議，原告A公司復概括接受被告乙與智慧局間就系爭專利案之專利審查行政行為，則原告A公司進一步請求訴請被告乙回復原狀（系爭專利權之登記），其方式為將被告乙之系爭專利權的登記名義塗銷並移轉（變更）登記，即有法理上之基礎37。 對之，因冒充專利申請案已經核准，若原告A公司未類推適用無權代理之規定者，則原告A公司訴請確認為其為系爭專利權之專利申請權人，民事法院將不准許，蓋其欠缺確認利益，已如前述。原告A公司僅得以不當得利法則，請求不能返還原告之專利申請權所應償還之客觀價額；或以侵權行為法則，請求侵害原告之專利申請權之損害賠償；此時原告無法以所有人之物上請求權，請求返還原告之專利申請權38。 五、二審判決漏未說明原告A公司如何因其法定代理人甲為真正創作人而取得專利申請權，確屬理由不備 最高法院本件判決指出，「查被上訴人A公司之法定代理人甲為系爭專利之真正創作人，為原審所確定之事實，而法人與其法定代理人之自然人為不同之權利主體，乃原審未詳加調查被上訴人如何取得系爭專利之專利申請權？遽認被上訴人為系爭專利之申請權人，進而為上訴人不利之判決，自屬難昭折服。」誠然，若依二審判決確認原告A公司之法定代理人甲為系爭專利之真正創作人的事實，則A公司如何因其法定代理人甲為真正創作人而取得專利申請權，尚須辨明。因甲為A公司之法定代理人即負責人，其與A公司間屬委任關係，而其完成上述第三代發電機之創作，即使屬於職務上發明，依專利法第7條之規定和實務之見解39，尚難稱A公司即原始取得其負責任甲之該職務上發明的專利申請權。是甲與A公司間需另有專利權申請權及專利權讓與之合意，在法院判決認定甲為系爭專利之真正創作人後，依專法第5條及類推適用無權代理之規定，甲即為系爭專利之專利申請權人，A公司始取得系爭專利之專利申請權。對此，原告A公司於一審及二審訴訟期間亦未曾思及此等議題並進而提出理由，當然一審及二審判決亦漏未判斷。最高法院本件判決指摘此點，誠屬的論。 肆、 結論 如前所述，最高法院本件判決認為專利申請權歸屬爭議事件之當事人，得以下列方式救濟之：（1）依專利法第10條之規定，附具證明文件向智慧局申請變更權利人；（2）基於雙方的權利讓與協議而繼受取得專利申請權和（或）專利權；（3）真正專利申請權人依專利法第35條之規定，舉發撤銷冒認專利權並遵期提出另一專利申請案。原告A公司於一審及二審訴訟程序中，請求確認系爭專利之專利申請權（及專利權）為己所有；並依民法第179條、第184條第1項，請求被告乙返還不當得利或回復原狀，移轉系爭專利之專利權予A公司所有。若A公司能取得確定的勝訴判決，本即屬於最高法院本件判決所指上述方式（2）的證明文件。最高法院本件判決指摘之問題核心厥為，系爭專利並非原告A公司向智慧局提出申請，並經智慧局核准審定而取得利權，A公司亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，故A公司直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無依據40。 本文認為，真正專利申請權人因創作發明而取得「狹義的申請專利之權利」，其事後得知該創作發明已為他人冒充申請專利者，若冒充專利申請案已核准者，得向民事法院提起確認或給付訴訟，主張類推適用無權代理之規定，承認被告即冒名者曾經向智慧局提出冒充專利申請案之所有專利審查行政行為，因而溯及取得冒充專利申請案之「專利申請權」和「專利權」，藉以請求確認其為冒充專利之專利權人，或請求移轉或變更冒充專利申請案之專利權人名義。真正專利申請權人主張類推適用無權代理之規定，承認冒名者之申請行為後，冒名者得對之主張適法無因管理或不法管理或不當得利，請求真正專利申請權人給付其之前提出冒充專利申請案的所有費用。 註釋： 1. 相關議題的完全詳細之探討，請參見拙著，真正專利申請權人請求返還冒充專利申請案之所有權和專利權的民事救濟方法，專利師季刊，26期，2016年7月，39-83頁。 2. 參見智慧財產法院106年民專訴字第72號民事判決。 3. 參見註1文。 4. 智慧財產法院108年民專上字第27號民事判決對此有更深刻的見解：「至於『實質相同』之判斷，於理解技術內容時，不應侷限於系爭專利權和主張者所提之技術內容間形式上的文字記載或表達上是否相同為斷，若發明/新型所屬技術領域中具有通常知識者能判斷為二者均是敘述同一事項，或者差異未逸脫主張者已擁有之針對解決技術問題或達成功效所提出技術手段的內容，仍應認定為『實質相同』，其情況包括新穎性、擬制喪失新穎性之態樣，亦包括基於普遍使用或眾所周知技術的使用或基於普通技能的選擇，而對於所欲解決之問題或達成功效之技術手段沒有造成實質影響的情況但不包括進步性之態樣。又是否構成實質相同，於判斷時必須仔細探求、逐項認定主張者所擁有之技術內容與系爭專利申請專利範圍所載之技術之異同，以資認定。」 5. 原證15至18、28均原告之發明、創作且已經公開或公告之先前專利技術文件。 6. 原證33至34、36至52為原告與被告B公司間之電子郵件內容（第三代發電機及8系列發電花鼓產品之技術內容，其揭示第三代發電機及8系列發電花鼓產品之磁石、花鼓殼、發電機壓環、螺帽、軸心、調整華司設計圖面、零件彙整表、BOM 表及組立圖技術內容。 7. 參見註2判決，判決理由「本院得心證理由「肆、三（一）部分」。 8. 參見註2判決，判決理由「本院得心證理由：肆、三（二）部分」，其理由略為「經判斷系爭專利與原證15至18、28、33至34、36至52之捲線筒管與間隔件之卡合結構並不相同，系爭專利與原證15至18、28、33至34、36至52技術內容，欠缺相當於系爭專利之間隔件之頂抵軛鐵臂部之結構及固持軛鐵臂部之功能。」 9.專利申請權歸屬爭議案件當事人提起消極確認之訴的相關問題，參見註1文，47-51頁。 10.參見智慧財產法院107年民專上字第17號民事判決。 11.參見前註，判決理由「本院之判斷：（四）、8」部分。 12.參見前註。 13.參見前註，判決理由「本院之判斷：（四）、10」部分。 14.參見前註，判決主文。 15.參見最高法院 109 年度台上字第 2155 號民事判決。 16.包括變更專利申請人名義及變更專利權人名義。參見經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2021年6月版，29頁。 17.參見註1文，43頁。 18.參見註1文，49-50頁。 19.參見最高行政法院89年度判字第1752號行政判決、88年度判字第4110號行政判決、89年度判字第2116號行政判決。 20.參見註1文，50頁。 21.A公司為原始取得或繼受取得系爭專利之「狹義的申請專利之權利」，端視甲與A公司間是否有任何約定而定，詳見後述參、五之說明。 22.依專利法第5條第1項之規定：「專利申請權，指得依本法申請專利之權利。」我國專利法規定之「專利申請權」似乎與「申請專利之權利」劃上等號。不過，根據智慧局的解釋（專利法逐條釋義，2021年6月版，12頁），廣義的申請專利之權利，包含狹義的申請專利之權利與專利申請權。狹義的申請專利之權利，係指在創作完成後，提出申請之前，何人擁有對該創作決定是否提出申請、申請何種專利，以及向哪些國家提出申請專利之權利。亦請參見拙著，註1文，64-65頁。 23.不過學說上有見解認為，應以得利人的善惡意為區分，如其為善意，則依「利益大於損害，以損害為準」原則處理；反之，如其為惡意，受損人得向得利人請求全部利益之返還。若依此見解，真正專利申請權人得請求被告返還「專利權」之不當得利。參見註1文，55頁。 24.參見智慧財產法院107年民專上字第17號民事判決理由「本院之判斷：（四）10」部分。 25.實務上，律師或專利師接受客戶委任而準備並向各國專利局提出申請專利案之相關文件，必係依據該客戶所提申請資料（例如技術揭露書、發明人之署名、雇傭契約、出資聘任契約、技術合作契約等）而推定其具有專利申請權；若律師或專利師有理由得知該客戶欠缺專利申請權人之資格，即不符我國專利法第5條第1項或其他國家相應之規定者，基於法之確信及律師和專利師倫理規範，律師或專利師必須要求該客戶補齊相關文件，以免造成專利申請案的主體之權利瑕疵。 又智慧局僅審查申請案的專利客體的可專利性，對於發明人或申請人基於與發明人間之特定法律關係而取得專利申請權等主體資格問題，一般不作實質認定。此亦符合世界各國專利制度均採發明人推定原則之設計。請參見拙著，註1文，60、68頁。而專利申請案若有欠缺專利申請權之主體瑕疵者，各國專利法率皆規定為得舉發事由或屬專利無效事由。請見拙著，論提起專利申請權歸屬爭議的舉發申請和民事訴訟無效抗辯之主體資格，專利師季刊，第23期，2015年10月，15-32頁。 26.參見王澤鑑，民法總則，2020年9版，529頁；鄭冠宇，民法總則，2014年，392頁。 27.參見王澤鑑，同前註，530頁；鄭冠宇，同前註，392頁，註75；迪特爾梅迪庫斯著，邵建東譯，德國民法總論，2000年，邊碼907、908；陳自強，契約之成立與生效，2009年，295-296頁；黃茂榮，債法總論(二)，2010年，22-23頁；黃立，民法總則，2005年，412頁；劉昭辰，民法系列——代理關係，2016年，61頁。 28.參見民法第170條第1項之規定。 29.塗銷的目的在於原告A公司既自始為系爭專利之專利申請權人及專利權人，則被告乙原有之系爭專利權登記名義應為自始無效，應為塗銷乙之設權登記。 30.變更專利權人名義的效力是否有溯及效，因專利法無明文規定，智慧局認為就撤銷專利後提起自己之申請案的情形，應「不溯及」，參見智慧局，專利法逐條釋義，2021年6月版，136頁。甚至，智慧局認為「對於專利申請權之歸屬有爭執，而依調解、仲裁或判決程序確認專利申請權人者，如申請案之權利主體有所變更，經確認之專利申請權人得附具調解、仲裁或判決文件，以讓與登記方式，申請變更權利人名義。」參見2013年版專利審查基準第一篇第十一章第1節。換言之，依智慧局之見解，既然專利申請權之歸屬的爭執有確定判決等文件得確認者，變更權利人名義的申請得以非專利申請權人與真正專利申請權人間之讓與登記方式為之，變更權利人名義為真正專利申請權人的效力，因屬繼受取得，不溯及既往。亦請參見註1文，72頁。 31.參見註1文，73-74頁。 32.根據專利法第59條第1項第5款和第3項之規定，善意被授權人在專利權人舉發撤銷非專利申請權人所得專利權前所為善意國內實施或準備行為，具有法定實施權，於專利權人提出之舉發確定後仍實施者，經專利權人書面通知後，應支付合理之權利金。是以，專利權人舉發撤銷冒充專利後並以專利法第35條回復其專利權者，該專利權應溯及於冒充專利公告時生效，否則專利法第59條第1項第5款何需規範善意被授權人於專利權人提起舉發前之法定實施權。是以，本文認為變更專利權人名義的效力和真正專利申請權人舉發回復其專利權的效力皆具有溯及效。參見註1文，72頁，註102。 33.參見註1文，74頁。 34.由於冒充專利案公開和公告在先，原告A公司若嗣後提起另一專利申請案，其申請專利之發明相同者，明顯違反專利法第31條之先申請原則（若於冒充專利案公開後12個月出後案申請者，適用新穎性優惠期，尚不違反專利法第22條第1項之新穎性原則），而無法被授予專利權。 35.參見註1文，77頁。 36.參見註1文，55-56頁。 37.參見註1文，73-74頁。 38.參見註1文，77頁。 39.參見最高法院86年度台上字第1365號民事判決。 40.參見智慧財產法院107年民專上字第17號民事判決理由「本院之判斷（四）10」。 作者簡介 姓名：彭國洋 現職：連邦國際專利商標事務所合夥律師 學歷： 國立交通大學電信工程工學士 國立交通大學電信工程研究所碩士 東吳大學法律專業碩士班 著作： 一種符號內跳頻/多頻移鍵解調方法的抗干擾能力之分析（Jamming Immunity of an Intrasymbol FH/MFSK Demodulation Algorithm），國立交通大學電信研究所83年度碩士論文。 專利行政行為及其行政救濟（Patent Administrative Acts and Administrative Remedies thereof），東吳大學法律專業碩生班96年度碩士論文。 中國大陸同一申請人取得相同和近似外觀設計專利是否違反重複授權原則──以北京市高級人民法院（2008）高行終字第00377號行政判決為例，大陸專利案例研析，2012年11月。 中國大陸實用新型的等同侵權判斷──以福建省高級人民法院（2010）閩民終字第68號民事判決為例，大陸專利案例研析，2012年11月。 中國大陸實用新型權利要求中用語的解釋及禁止反悔原則──以北京市高級人民法院（2005）高行終字第120號行政判決為例，大陸專利案例研析，2012年11月。 專利經撤銷確定對於專利授權契約的影響，台灣專利師季刊第19期，2014年11月。 論提起專利申請權歸屬爭議的舉發申請和民事訴訟無效抗辯之主體資格，台灣專利師季刊第23期，2015年11月。 侵權產品製造者之認定—（2012）民申字第211號再審判決，大陸專利案例研析（II），2015年10月。 權利要求技術特徵劃分—（2012）民申字第137號裁定，大陸專利案例研析（II），2015年10月。 真正專利申請權人請求返還冒充專利申請案之所有權和專利權的民事救濟方法，台灣專利師季刊第26期，2016年7月。 專利侵權訴訟中當事人的注意義務之認定，台灣專利師季刊第35期，2018年10月。 新型專利權人不當行使權利的損害賠償責任之認定，台灣專利師季刊第37期，2019年4月。 專利法修正草案關於爭議案之爭議訴訟階段不得提出新證據及新理由之規定的簡析，台灣專利師季刊第45期，2021年4月。 Obstacles to patent invalidity decisions, MIP IPSTARS PATENT HANDBOOK 2015. Case report： - Toshiba loses semiconductor patent, WIPR 2016/1-2. - Taiwan: Pfizer stumped by royalty-free licence, WIPR 2016/3-4. - The role of the IP Court in patent invalidation, WIPR 2016/5-6. - The role of the IP Court in patent invalidation, WIPR 2016/5-6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局