孫寶成專利師 理律法律事務所 壹、 前言 無論是專利申請審查過程中、專利舉發審理過程中，或者在專利侵權訴訟中之關於專利有效性爭議的審理過程中，經常可見專利申請人或專利權人以申請專利之發明取得商業上的成功等「輔助性判斷因素」支持其申請專利之發明具有非顯而易知性/進步性的主張，然我國相關法規在操作的細節部分並不明確。在美國專利實務中，法院在特定條件下，推定輔助性判斷因素與申請專利之發明之間存在關連性。亦即，法院會在專利申請人/專利權人，與專利舉發人/主張專利無效者兩造之間依據是否存在此一推定效果，作適當的舉證責任分配，以決定在眾多考量該申請專利之發明的非顯而易知性之因素中，該輔助性判斷因素應有權重。本文在於簡介上述美國專利實務，以作為我國未來補充修改專利審查基準相關規定的參考。 貳、 進步性之輔助性判斷因素 依據我國專利審查基準第二篇第三章第3.4節之規定, 進步性之判斷步驟包括: 1. 確定申請專利之發明的範圍、2. 確定相關先前技術所揭露之內容、3. 確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準、4. 確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異、以及5. 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭 露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。 在步驟5中，需考量「否定進步性之因素」以及「肯定進步性之因素」。「否定進步性之因素」包括:「有動機能結合複數引證案」、「簡單變更」以及「單純拼湊」等；「肯定進步性之因素」包括: 「反向教示」、「有利功效」以及「輔助性判斷因素」等。最後，在綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」後，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性，若能建立不具進步性之論理，得判斷該發明不具進步性。 我國專利審查基準第二篇第三章第3.4.2.3節所列舉的「輔助性判斷因素」包括: 「發明具有無法預期之功效」、「發明解決長期存在的問題」、「發明克服技術偏見」、以及「發明獲得商業上的成功」。在美國的專利審查基準（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）第716.02節至第716.07節中，列舉多項「輔助性判斷因素」 (secondary considerations)，且在實務操作上常搭配專家證人的宣誓書以及/或作證。大陸則在專利審查指南第二部分第四章第5節中列舉「判斷發明創造性時需考慮的其他因素」。作者茲將我國、美國、以及大陸明確所採「輔助性判斷因素」列示如下表一。 表一 在我國的審查基準所列四項輔助性判斷因素中，僅在其中「發明獲得商業上的成功」一項中，提及:「僅若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素」。然上述準則似過於空泛，在舉證上存在困難，造成在相當一部分案件中，專利申請人或專利權人所提供的「輔助性判斷因素」，在判斷進步性的過程中，未能被賦予適當的權重，甚或完全沒有被考量。 相對地，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC; the United States Court of Appeals for the Federal Circuit)早在其1988年的Demaco1一案中，即指出當「輔助性判斷因素」與請求項之間存在關聯性(nexus)，即輔助性判斷因素與請求項之間存在充分的連結，則應將之列入非顯而易知性(進步性)判斷之考量。 以「發明獲得商業上的成功」之輔助性判斷因素為例，在上述Demaco案中，CAFC指出如果專利權人能夠證明該「輔助性判斷因素」與特定產品緊密連結(tied)，且該特定產品為該請求項之範圍所涵蓋，則專利權人可以享有「輔助性判斷因素」與請求項之間存在關聯性(nexus)的推定效果(presumption)2 , 而應將該輔助性判斷因素列入認定該發明具非顯而易知性的有利考量因素之一。CAFC在Brown3 一案中則進一步解釋當該請求項所記載的技術特徵與包含該技術特徵的產品之間的範圍充份一致(coextensive)時，應認定此一推定。反之，當取得商業上成功之產品無法與請求保護的發明範圍充份一致，例如，該請求項所記載之發明僅是所聲稱取得商業上成功之機器或製程中的某一個元件時，則兩者之間並無存在關聯性之推定的適用4。 需注意者，CAFC在In re Huang一案5中，指出即使在個案中一輔助性判斷因素與所請發明(claimed invention)被認定不具有關聯性之推定效果，並不表示法院就應隨即將該輔助性判斷因素排除在判斷該所請發明之非顯而易知性的考量因素之外。相對地，專利申請人或專利權人仍可藉由證明該輔助性判斷因素係該所請發明之獨特技術特徵所「直接導致」的結果，以證明該輔助性判斷因素與該請求項之間存在關聯性。此外，在WMS Gaming6 一案中，CAFC指出「專利權人」應負擔證明該輔助性判斷因素與所請發明之間存在此一關聯性(nexus)的舉證責任。此外，CAFC亦指出所請發明的技術特徵與包含該技術特徵的產品之間的範圍是否充份一致是一個事實問題(a question of fact)，而非法律問題 (a question of law)。 肆、 請求項所記載的技術特徵與輔助性判斷因素之關係 針對如何判斷請求項所記載的技術特徵與包含該技術特徵的產品之間的範圍是否充份一致，CAFC 在Therasense一案7中，指出如果產品商業上的成功的貢獻「僅限於」來自於該請求項所記載的發明，則可推定該產品商業上的成功與該請求項之間存在關聯性。CAFC在Fox一案8則指出: 不應因為產品包含了一或多個請求項中所未記載的特徵即排除此一推定效果。的確，在實際的案例中，少有產品的特徵與請求項所記載的特徵呈現完美的對應關係。也就是，如果該產品所包含未記載於該請求項所記載的特徵是一些不重要的特徵，法院可適當地推定該產品的商業上成功與該請求項之間存在關聯性。產品的特徵與請求項所記載的特徵的對應程度可以用「光譜」來比喻。在光譜的一端，兩者為完美的對應關係，在光譜的另一端，兩者間完全沒有或僅存在微弱的對應關係。實務上，法院並不要求完美的對應關係以認可此一推定效果，但專利權人仍至少須證明該產品與該請求項所記載的發明實質上相同。 換言之，一件取得商業上的成功的產品可能包含多項技術特徵，但並非所有該等技術特徵對該產品所取得的商業上成功有所貢獻。舉例來說，如果一項產品取得商業上的成功可歸功於包含於其中的技術特徵A與技術特徵B且另外尚包含非關商業成功的技術特徵C與D，則只要技術特徵A與B記載於系爭專利請求項中，則可推定該產品所取得的商業上成功與該請求項之間存在關聯性，技術特徵C與D是否記載於該請求項中則非所問。相對地，如果一項產品取得商業上的成功可歸功於包含於其中的技術特徵A與技術特徵B，但如果只有技術特徵A記載於系爭專利請求項中，而技術特徵B沒有，則無法推定該產品所取得的商業上成功與該請求項之間存在關聯性。 伍、 結語 有鑑於以上美國相關CAFC判決，作者認為我國專利審查基準可考慮進一步提供關於「輔助判斷因素」舉證責任分配的相關準則。例如，專利申請人(或專利權人)可透過證明系爭專利請求項所記載的技術特徵與包含該技術特徵的產品之間的範圍充份一致(coextensive)以作為初步證據(prima facie evidence)，此時法院如認可該初步證據，則可推定該產品商業上的成功與該請求項之間存在關聯性，而將舉證責任轉移至專利舉發人或主張專利無效的請求人。此時，專利舉發人或主張專利無效的請求人則可透過證明致使該產品取得商業上的成功的技術特徵包含該請求項所記載的技術特徵以外的其他技術特徵作為反證，以推翻該推定效果。 註釋： 1. Demaco Corp v. F Von Lang-sdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 1392 (Fed. Cir. 1988). 2. Id. at 1392. 3. Brown & Williamson Tabacco Corp v. Philip Morris Inc., 229 F.3d 1120 (Fed. Cir. 2000). 4. Demaco, supra note 1, at 1392. 5. In re Huang, 100 F.3d 135, 140 (Fed. Cir. 1996). 6. WMS Gaming Inc. v. Int’l Game Tech., 184 F.3d 1339, 2359 (Fed. Cir. 1999). 7. Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 593 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2010). 8. FOX Factory, Inc. v. SRAM, LLC, No. 18-2024 (Fed. Cir. 2019). 參考文獻 1. 經濟部智慧財產局102-110年版專利審查基準。 2. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Ninth Edition, Revision 08.2017, Last Revised January 2018. 3. Herbert F. Schwartz (2003). Patent Law and Practice [fourth edition], BNA Books. 4. Janice M. Mueller (2009). Patent Law [third edition], Aspen Publishers. 5. 陳秉訓，<論輔助性判斷因素導向的美國專利申請管理>，《智慧財產權月刊》，第95卷，民95.11，第76-98頁。 作者簡介 姓名：孫寶成 現職：理律法律事務所 專利部顧問 學歷： 美國佛蘭克林皮爾斯法學中心（Franklin Pierce Law Center）法律博士(J.D.) （2004） 美國佛蘭克林皮爾斯法學中心（Franklin Pierce Law Center）智慧財產權碩士（2002） 交通大學機械工程研究所 碩士（1992） 交通大學土木工程 學士（1990） 經歷： 技嘉科技股份有限公司 法務智權部副理（1999-2001） 亞太智財科技服務公司 資深專員（1998-1999） 臺灣省住宅及都市發展處 工程司（1993-1998） 講習授課： 臺北科技大學 兼任助理教授（知識產權概論以及專利法規）（2005-2007） 證照及考試： 美國紐約州律師（2005年2月） 美國麻薩諸塞州律師（2005年2月） 臺灣專利代理人（2000年） 中國專利代理人（2012） 中國律師（2019） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局