張甘穎專員 冠中國際專利商標事務所 壹、 案例事實 A公司於97年間取得「好神拖」商標註冊，指定使用於拖把等商品。106年6月間因消費者通知而知悉B產製「妙煮婦真神拖」拖把商品亦於網路平台販售，故函請網路平台處理。 B於97年間申請「真神拖」、「妙煮婦真神拖」商標均遭智慧局引證A公司前述「好神拖」商標而核駁確定。B仍於99年間開始使用「妙煮婦真神拖」(多將「妙煮婦」及「真神拖」以上下並排或空格方式分別呈現)，並於99年申請、100年10月間取得「妙煮婦真神」商標註冊，指定使用於拖把等商品上。106年12月收受網路平台來信通知侵權後，隨即將所販售拖把之商品名稱更改為「妙煮婦真神脫」並在同年月向智慧局提出商標註冊申請。於107年3月12日被警方查獲「妙煮婦真神拖」拖把商品並起訴。「妙煮婦真神脫」商標順利於107年8月1日核准註冊，註冊後遭A公司提起異議1。 貳、 法院判決評析 智慧財產法院在109年6月以109年度刑智上易字第15號刑事判決維持第一審臺灣新北地方法院108年度智易字第46號刑事判決，雖然二個審級結論上均認為，無從證明B主觀上有侵害A公司商標之犯意故而諭知無罪，然而詳細閱讀判決理由可以發現第一審及第二審法院見解有諸多出入。 一、 是否構成商標侵權，首需判斷涉嫌侵權行為是否構成商標法意義上的商標的使用，其次判斷該使用是否有致相關消費者混淆誤認之虞： 本案一、二審法院均肯認B是基於行銷目的使用「妙煮婦真神拖」商標，屬於商標法第5條規定之商標使用行為。第一審緊接著即判定B使用「妙煮婦真神拖」商標係使用自己註冊之「妙煮婦真神」商標並進入B主觀犯意之論述。 然而，商標是否構成侵權，應在權利人的註冊商標/商品或服務與涉嫌侵權商標/商品或服務之間進行比較是否構成相同或近似而有致相關消費者混淆誤認之虞，第二審法院因此指出，B實際使用之「妙煮婦真神拖」並非使用其所註冊之「妙煮婦真神」商標，因兩商標圖樣不相同，並進一步判斷「妙煮婦真神拖」商標與「好神拖」商標高度近似且指定使用於同一或類似程度高之商品上，兩商標有致消費者混淆誤認之虞，彌補了一審法院論述之跳躍。 二、 B是否使用自己註冊的「妙煮婦真神」商標？ 第一審法院認為B是基於行使權利之意而使用「妙煮婦真神」註冊商標，其後面所加註之「拖」字係用以說明商品本身之性質及用途，「尚屬符合一般商業行銷之合理作法，不得僅因告訴人公司享有『好神拖』之商標權，即斷然禁止他人於販售拖把商品時使用『拖』字，或片面要求於『拖』字後方額外加註『把』字」。 惟筆者認為，「拖」字畢竟不等於通用名稱「拖把」，B將註冊之「妙煮婦真神」商標以增加文字及中央空格之方式改變為「妙煮婦 真神拖」而為使用，基於商標權人對於自身商品所處市場競爭之敏感度與熟悉度，B有義務將商標用於識別自己之拖把商品上，即使增加文字而為使用，亦不應與他人商標產生混淆誤認，故縱然肯定B以「妙煮婦真神」商標販售「妙煮婦真神切-勁」刀具商品，惟無法基於刀具市場之情形認定在拖把市場上亦屬不侵權之商標使用，畢竟在拖把市場上，B變換註冊商標而實際上使用「妙煮婦真神拖」之方式確實已與他人商標高度近似而有混淆誤認之虞2，故二審法院亦認B之使用方式難認與其註冊「妙煮婦真神」商標屬同一商標之使用，殊值肯定。 三、 B在「妙煮婦真神」商標後增加「拖」字是否為商標描述性合理使用？ 第一審法院認為：「基於行使權利之意而使用『妙煮婦真神』註冊商標，並於其後加註所販售商品性質屬家用拖把之『拖』字，而用以說明商品本身之性質及用途，且於網頁內另標註……形容其拖把商品功能之文宣，尚屬符合一般商業行銷之合理作法」，相反的，二審法院認為：「被告於本件案發期間，基於行銷目的使用據爭商標圖樣，而非『妙煮婦真神』註冊商標。被告於『妙煮婦真神』後加註『拖』字，致相關消費者易誤認混淆兩商標為同一商標或同一系列商標，並非用以說明商品本身之性質及用途。」且「被告販賣拖把商品之網頁，將『妙煮婦』與『真神拖』斷隔，或分別使用之情形……被告已就『妙煮婦真神』商標圖樣之字體或排列方式等加以變化使用，衡諸社會一般通念觀之，難認據爭商標與『妙煮婦真神』商標，屬同一商標之使用。」 筆者認為，一審將「拖」字認定等於「拖把」商品性質及用途之前提已屬錯誤，畢竟在商標審查實務上，單一個「拖」字不等同於通用名稱「拖把」，市場上也沒有將「拖把」或「拖地」簡稱為「拖」的語法習慣，或許「拖把」之用途為「拖地」且使用人需要用到「拖」的動作，惟挾「妙煮婦真神」註冊商標而欲規避「妙煮婦 真神拖」與「好神拖」之近似疑慮，實已逾越一般行銷或用以說明商品本身性質用途之合理作法，不宜認定為描述性合理使用，故筆者較為贊同二審見解。 四、 B是否具有侵害A公司「好神拖」商標之犯意？ 第一審法院基於前述二、三之理由，認為B之使用已明確表彰商品來源為「妙煮婦」，再加上B已投入大量廣告成本宣傳、收受網路平台通知後隨即將名稱改為「妙煮婦真神脫」而非繼續沿用，因此，認定「被告於主觀上應係基於行使『妙煮婦真神』商標權之意，且為販售拖把商品而使用『妙煮婦真神拖』商標，並無侵害『好神拖』註冊商標之犯意。」 到了二審，法院既然已經認為B並非使用自己之註冊商標、增加「拖」字又不屬於描述性合理使用，推翻了一審的前述觀點，又該如何論述B之主觀犯意呢？二審法院首先仍然贊同一審見解，肯定B為推銷所販售之拖把商品，已投入大量時間金錢加以宣傳推廣「妙煮婦」品牌，案發後又積極耗資與耗時將原先所販售之拖把商品名稱更改為「妙煮婦真神脫」，衡諸交易常情，無攀附A公司商標之必要性且應無犯意。此外，二審法院根據B之陳述主張及其註冊商標之申請註冊日期觀察，採信B自99年起間便開始使用「妙煮婦真神拖」拖把商品於市場銷售之主張，因此，99年至106年止之長達七年期間，A公司既然主張其長期投入人力於市面上、網路上搜尋此等仿冒商品，理應知悉B使用「妙煮婦真神拖」之文字，卻不認為B使用「妙煮婦真神拖」侵害其商標(直至106年6月間因消費者通知始採取行動)，足證兩商標之拖把商品長期併存於交易市場，益徵B使用「妙煮婦真神拖」商標文字，無故意侵害A公司商標之犯意。 參、 結語 本案體現出行政(商標申請註冊)與司法(商標構成近似而侵權)之間對暗示性商標是否具識別性認知上的扞格。根據一審法院之論述，B在97年間申請「妙煮婦真神拖」商標遭智慧局引證A公司「好神拖」商標而核駁確定後，仍然可以挾「妙煮婦真神」商標而規避「妙煮婦真神拖」商標與他人商標構成近似之實，其理由係認定「拖」字只是「說明商品本身之性質及用途」(而智慧局在商標申請註冊審查階段之見解不拘束法院)，若如此，則其背後隱含之理由似認「好神拖」可解為「好神奇的拖把」而不具商標識別性。 惟筆者相信，根據現在的商標審查標準，恐怕仍會認定「好神拖」屬於暗示性商標而具有商標識別性，循線而下，第二審智慧財產法院109年度刑智上易字第15號刑事判決判決理由論述架構更條理嚴謹，且尊重行政主管機關智慧局在商標申請註冊審查實務上的專業，更避免B利用「妙煮婦真神」商標註冊而行侵權之實，較為筆者所贊同。特別是個案中B將「妙煮婦」與「真神拖」以中央空隔或上下分置之使用方式，事實上已呈現出使用「妙煮婦」與「真神拖」二獨立商標之印象(筆者僅根據判決內容推測，並未見到實際使用證據)，則B突顯使用「真神拖」商標應認與A公司之商標構成近似更無疑慮。在本案判決以後，二審法院已經明確指出，B所使用之「妙煮婦真神拖」與「好神拖」高度近似，雖然法院基於於本件案發期間無法確信B有犯意而為無罪判決，倘未來B若仍持續使用「妙煮婦 真神拖」商標，恐怕即難以規避。 此外，二審法院論述架構上值得探究的是，其先行判定本案無合理使用之適用後，始論斷不構成故意侵權，似與「描述性合理使用」屬於不受他人商標權效力拘束的「侵權抗辯事由」本質有違。畢竟，所謂侵權抗辯事由係在確認構成商標侵權以後，始有探究之必要，倘若法院認為個案上已無侵害商標之犯意而不構成侵權，則根本無需進一步論斷B之商標使用是否屬於描述性合理使用。或許在實際操作上，很難將商品用途描述性使用與犯意之判定切割開來論斷，正如第一審法院所述，其認為在B所註冊的「妙煮婦好神」商標後額外增加「拖」字只是描述商品性質或用途，符合一般商業行銷合理作法，則B主觀上係將自己之註冊商標結合描述性文字，仍然是行使自己的商標權利。二審法院為了反駁，故而在主觀犯意論述下先行反駁一審見解，指出本案無商標法第36條第1項第1款之適用後，始論述無法確信B有主觀犯意，導致本應屬於不受他人商標權效力所拘束之抗辯事由，竟成為主觀犯意的論述，或許未來可以考慮以判決附言之方式處理。 不論如何，本案第一審法院判定B係基於行使其註冊商標「妙煮婦真神」之意而使用「妙煮婦真神拖」商標，且B使用上加註「拖」字屬於描述性合理使用之見解，筆者實難苟同。幸而，二審智慧財產法院判決論理清晰，特別是在理由論述上推翻前述第一審之見解，非常值得肯定。最終，雖然妙煮婦真神，但神拖還是只有好神拖！ 註釋： 1. 該異議案經訴願認定在指定的「拖把；水桶；提桶；拖把絞乾器；拖把擰乾桶；非人體清潔用刷；清潔用海綿；抹布」部分商品上之註冊，因與A公司「好神拖」商標近似應予撤銷，後智慧財產法院於109年7月23日以109年度行商訴字第18號行政判決予以維持。截至109年8月17日為止，筆者未查到有上訴紀錄。 2. 此外，根據商標法第63條第1項第1款規定，「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」，構成商標註冊後之廢止事由。本案B在註冊商標之文字以外，增加文字及中央空格之使用方式，與A公司之「好神拖」商標產生混淆誤認之虞，已符合前揭廢止註冊之事由，實不宜認定變換使用之商標與註冊商標具有同一性。 作者簡介 姓名：張甘穎 現職：冠中國際專利商標事務所商標中級專員 學歷： 國立臺灣大學科際整合法律學研究所碩士 國立成功大學政治系學士 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 本篇文章著作權歸屬撰稿人，其內容與見解不代表智慧財產局