【商標】商標善意先使用的範圍限制

夏禾商標審查官 經濟部智慧財產局商標權組

壹、前言

    商標法第36條第1項第3款設有「善意先使用」制度，以衡平註冊保護原則與先使用人之利益。為避免此一制度對商標權人之權益造成過度限制、破壞註冊保護原則，該款但書規定將善意先使用的範圍限制在「原使用之商品或服務」，惟其具體之內涵為何，似存在有相當之解釋空間。有鑒於此，本文整理智慧財產法院之有關判決，期能歸納出實務目前的見解與發展趨勢，俾利各界參考研究。

貳、本文

    我國商標法係採「註冊保護原則」與「先申請原則」。這樣的制度設計可讓商標權之歸屬明確，並能鼓勵希望取得商標權者及早提出申請。不過，在此二原則的運作下，於市場上在先實際使用商標的業者，可能因為對商標制度的了解不足，抑或是疏未申請註冊，導致已投入諸多時間、金錢成本經營的商標，最後卻是由他人取得註冊，甚至可能因而產生侵害該他人商標權的風險。

    有鑒於上述情形，我國商標法設有「善意先使用」制度，讓在他人商標註冊申請日前，已善意使用相同或近似之商標於同一或類似的商品或服務者，得以繼續使用該商標，不受該他人商標權之效力所拘束¹ 。透過此一制度，希能衡平註冊保護原則與先使用人之利益，以求公允² 。而此處所稱之「善意」，除不知他人已申請商標註冊外，尚包含使用時不知他人已先使用該商標且無不正競爭目的在內，若明知他人商標使用在先，為攀附他人已建立之商譽，而使用相同或近似於他人未註冊的商標，縱其使用係在他人商標註冊申請日前，亦難謂「善意」³ 。

    進一步言，善意先使用制度係屬商標侵權之抗辯事由，並為註冊保護原則下之例外規定，故在制度設計上也對善意先使用的範圍與方式有所限制，須以「原使用之商品或服務」為限，商標權人並得要求善意先使用人附加「適當之區別標示」⁴ 。透過這些限制，希能避免對依法取得註冊之商標權人權益造成過度限制、破壞註冊保護原則，反而造成有失衡平的結果。

    此處所謂「原使用之商品或服務」，參照本規定之修法歷程與實務判決見解，並沒有為善意先使用人加諸產銷規模與地域範圍限制之意⁵ 。不過，其具體的內涵為何，實際上仍存在有相當之解釋空間。舉例言之，假設「筆記型電腦」業者甲，在指定有筆記型電腦商品的註冊商標「A」之註冊申請日前，便已善意將該A商標實際使用於「X-123」型號之筆記型電腦商品。此際，甲雖符合善意先使用之要件，在他人就A商標取得註冊後，仍得繼續使用該商標，惟其是否能將該商標使用於「X-123」型號以外之「其他筆記型電腦商品」，甚至是更廣義的電腦相關商品，即有疑義。

    關於這樣的解釋與認定上疑義，智慧財產法院目前已累積有數件相關判決，簡述如下：

一、 智慧財產法院103年度民商訴字第13號民事判決（上訴審：智慧財產法院104年度民商上字第6號民事判決）

    本案涉及使用於中、西藥品之商標的侵權爭議。智慧財產法院在該案認定被告得力興公司雖符合善意先使用之要件，但其範圍僅限於該判決附表所列之5項特定藥品。對此，該案被告在上訴審的階段主張：商標法提到「商品」時，均係指商標法施行細則第19條附表「商品及服務分類表」中所定之商品，於善意先使用的範疇，亦應採相同解釋。在這樣的解釋脈絡下，得力興公司主張其善意先使用的範圍至少應及於智慧局「商品及服務名稱分類查詢」之「050101人體用藥品」小類組的所有商品，方符合商標法保障消費者利益及促進工商企業正常發展之立法目的。

    針對前揭主張，智慧財產法院在104年度民商上字第6號民事判決中指出：法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語，固非限制善意先使用人僅得以原產銷規模繼續使用商標，惟本款既為註冊保護之例外，亦不宜擴充適用而影響商標權人之註冊權益。倘如得力興公司所辯，本件善意先使用之範圍應及於智慧局「商品及服務名稱分類查詢」之「050101人體用藥品」，則凡得力興公司所販售之中西藥品，豈不是均不受系爭商標權效力所拘束，核非公允。本於上述理由，智慧財產法院認定得力興公司於系爭商標註冊申請日前既僅於該判決附表一所示之5項商品先使用「得力」商標，則其僅能就該5項商品抗辯不受系爭商標權效力之拘束。

二、 智慧財產法院106年度民商訴字第36號民事判決

    本案中，法院雖認定被告將「捕蚊達人」字樣使用在捕蚊燈係屬善意先使用，惟其僅能繼續使用該商標於舊有SY-555及GE-399型號之捕蚊燈商品，日後不得再予擴張其他新製銷之商品。

三、 智慧財產法院106年度民商訴字第40號民事判決

    本案中，原告本於善意先使用的事實提起確認訴訟，訴之聲明為：「確認被告基於系爭商標對原告以『WonDer』為商標使用於電子秤產品之損害賠償請求權、侵害排除請求權及侵害防止請求權不存在」。該案法院雖認定原告之使用行為係屬善意先使用，惟其判決仍將善意先使用之範圍限縮於「型號WD-5402 電子秤產品」，而不及於所有電子秤產品。

    參照上述判決，智慧財產法院對於商標法第36條第1項第3款但書規定的「以原使用之商品或服務為限」之認定標準似已趨於穩定，亦即可得主張善意先使用的範圍，應限縮於在系爭商標之註冊申請日前，已經實際善意先使用相同或近似商標的特定型號商品或特定品項。然而，該院近期做出的106年度民商訴字第49號民事判決，相對於前揭判決，似乎希望能夠採取一種較具彈性的認定標準。

    在該案中智慧財產法院指出：立法院當初在通過善意先使用之修正規定時，並未採納行政院原本函送的「以原使用商品及原產銷規模為限」文字，其所通過之「以原使用之商品或服務為限」一語，不僅無意限制產銷規模，亦未就「原使用之商品」再為型號、尺寸等經營細節之進一步限制。此外，各國商標保護制度本有歐陸法系註冊主義及英美法系使用主義之不同，實務上不乏商標先使用者因為一時失慮，疏未依我國法制先申請商標註冊保護，而嗣後遭他人持以申請註冊者。在類似於這樣的情形下，若僅考量保護商標註冊者之權利，而限制善意先使用者因此即不得繼續發展其業務，恐未週詳保障善意先使用者之工作權，有違立法者衡平保護兩造之良意。有鑒於此，善意先使用者「原使用之商品或服務」的範圍，自應就個案情節各別衡量其應受限制之程度，以符立法目的。

參、結語

    隨著智慧財產法院有關判決的累積，商標法第36條第1項第3款但書規定的「原使用之商品或服務」  的具體內涵，似乎漸漸有了較為清晰的輪廓。就過往的判決結果來看，將善意先使用之範圍限縮於原已使用商標之特定型號商品、特定品項的認定標準，已在不少案件中被採納，似有機會成為穩定之見解。

    惟近期智慧財產法院所做出之106年度民商訴字第49號民事判決則採取了類似於該院103年度民商訴字第64號民事判決的見解，認為自商標法第36條第1項第3款之文字以觀，並無就「原使用商品」的型號、尺寸等經營細節為進一步之限制，關於可得主張善意先使用的商品或服務範圍，應就個案情節各別衡量其應受限制的程度。其為少數個案，抑或是象徵著實務見解趨向的轉變，仍待持續觀察。而在此一「個案判斷」的標準下，究應如何界定可得主張善意先使用的範圍，有無相關之判斷因素，如：先使用人就該商標之使用所取得的知名度、不同的商品或服務類型等，均有待進一步釐清。

    參照日本、韓國，以及大陸地區之善意先使用相關規定，均以使用商標的結果已達「廣為消費者認識 ⁶」，抑或是「有一定影響的 ⁷」等知名程度之要求，作為可得主張善意先使用的前提要件。相對而言，我國商標法並無類似限制，要件上較為寬鬆。衡諸善意先使用為註冊保護原則的例外，在認定及解釋上應嚴格，避免例外事由在適用範圍上過度擴張，反而削弱了註冊主義的立法架構⁸ 。爰此，有關「原使用之商品或服務」的認定，似以將善意先使用之範圍限縮於原已使用商標之特定型號商品、特定品項的認定標準，較為具體明確，並可望能避免對依法取得註冊之商標權人權益造成過度限制、破壞註冊保護原則。不過，這樣的認定標準能否，抑或是應如何套用至涉及「服務」的個案，可能是實務操作面上需要進一步思考、釐清的問題。

註釋: 

1. 商標法第36條第1項第3款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」。
2. 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁140，106年1月。
3. 智慧財產法院102年度民商訴字第13號民事判決。
4. 同註1。
5. 智慧財產法院98年度刑智上易字第40號刑事判決。
6. 日本商標法第32條第1項規定：「在他人商標註冊申請以前，於日本非出於不正當競爭目的，而在該註冊商標指定商品或指定服務上或與之類似的商品或服務上使用該商標或近似商標，在該商之註冊申請被提出時…該商標之使用結果，使該商標已廣為消費者認識為係表彰其所營商品或服務之標識，如該使用人繼續在前揭商品或服務上使用該商標，則享有繼續在前揭商品或服務上使用該商標的權利…」；韓國商標法第99條第1項規定：「任何人使用相同或近似於他人註冊商標之商標，使用於同一或類似於該註冊商標指定商品之商品，並符合下列要件者（包含其地位之繼受人），有權於其已使用相關商標之商品上繼續使用該商標：該使用人應在他人提出商標註冊申請前，非出於不正當競爭目的，已在韓國持續使用該商標；在他人提出商標註冊申請時，依第1款規定使用之商標應已被韓國消費者認識為係指示商品來自於特定人之標識。」。
7. 大陸地區商標法第59條第3項規定：「商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。」。
8. 李素華，商標權侵害之商標使用及善意先使用──智慧財產法院一Ｏ二年度民商訴字第一號民事判決，頁45，月旦裁判時報，103年10月。

作者簡介
姓名：夏禾
現職：經濟部智慧財產局商標審查官
學歷：
國立臺北大學公共行政暨政策學系雙修法律系
國立交通大學科技法律研究所
美國紐約大學法學碩士
經歷：
經濟部智慧財產局商標助理審查官