109年度第二次智慧財產實務案例評析座談會議記錄(主題:著名商標與公司名稱使用問題)

我國商標法自1930年(民國19年)國民政府制定公布施行迄今(20201112日),歷經十五次修正,其中不乏全盤修正整部法律者。關於著名商標之保護,商標法歷來之修正方向均為擴大保護,一則是在落實國際公約,包括巴黎公約第6-1條、TRIPS協定第16條及1999WIPO之「著名商標保護規定之共同決議事項(Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks)。除了因應國際趨勢,強化著名商標保護亦在回應商標法第一條所明定之立法目的:維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展及保障消費者利益。

細究商標法關於著名商標保護之重要議題之一,乃將他人註冊商標作為公司名稱使用之行為態樣。將此等行為納入規範,最早源自於1972年(民國61年)商標法之增訂,且僅有刑事處罰。至2003年(民國92年)商標法修正,改列為民事責任,且僅規範將「著名」商標作為公司名稱之行為,條文亦明定此乃「視為」商標權之侵害。此等未經同意而使用他人著名註冊商標之行為,不乏乃修法前未有規定,修法後始明定其為構成商標權之侵害或視為商標權侵害行為,法規修正前後之條文內容或要件或有不同。實務上諸多案件乃將他人商標作為公司名稱使用者,該等行為跨越商標法之修法。於此情況,應如何認定侵害行為,亦即應適用公司設立登記時之商標法(舊法),抑或商標權人起訴主張侵害行為時之商標法(修法後之新法),司法實務有採行不同作法者。前揭問題之釐清,亦攸關請求權行使之消滅時效起算,尤其是損害賠償請求權之消滅時效。

另外,將商標文字作為公司名稱使用之行為,不乏係以高度近似著名商標之文字作為公司名稱,商標法第70條第2款之適用是否以「完全相同」為必要,抑或高度近似即已受到規範,司法實務見解不一。再者,對於公司名稱使用商標文字之行為,不乏著名註冊商標權人乃同時主張商標法第68條及第70條第12款,亦有判決認為單一行為有同時成立各該條文各款規定者。惟就法理性質而言,商標法第68條乃商標權侵害之行為態樣,第70條則為「視為商標權侵害」之規定,將他人著名註冊商標作為公司名稱使用之行為如何同時成立各該條文,法理上不無進一步探究餘地1

強化著名商標保護乃國際趨勢,惟相關案件之法律適用應如何合理掌握而又不過分擴張,亟待產學研各界討論,此為本次座談會之討論重點及預期目標。(更多會議討論重點,請參閱附件!)